Bryan Wheelock 與 Law360 探討了 PTAB 程序中的專利權利要求修改問題
專利律師 布萊恩·惠洛克 對...說 Law360 關於聯邦巡迴法院最近的裁決 耐吉訴阿迪達斯此案引人注目之處在於，它權衡了專利審判和上訴委員會在批准或駁回擬議的專利權利要求修改時，是否應考慮申請人無效論點之外的其他因素。 Wheelock 先前曾撰寫過一篇博文，專門討論此案。 耐吉訴阿迪達斯 及其對專利審判和上訴委員會（PTAB）程序的影響.
聯邦巡迴上訴法院裁定，專利審判和上訴委員會（PTAB）確實可以考慮案卷中的證據，以幫助確定是否應駁回特定的專利權利要求修改。但是，如果PTAB這樣做，則必須向雙方解釋其理由，並允許他們作出回應。
「無論你站在哪一邊，我認為人們都會同意，法院應該這樣做，」惠洛克說。 “如果聯邦巡迴法院阻止委員會審查記錄，那麼哪怕是最微不足道的修改都可能導致整個過程戛然而止。” 雙方之間 審核流程。 」
如果專利審判和上訴委員會 (PTAB) 必須依賴申請人的無效性論點（這些論點針對的是原始權利要求而不是擬議的修改），那麼它可能不得不允許它認為無效的權利要求。
「專利持有者不應該以不公平的方式保留他們的專利，」惠洛克補充道。
聯邦巡迴法院的裁決也認同這一點：“在這種情況下，將專利局作為負責頒發專利的機構，其職責僅限於採納申請人的論點，這毫無意義。”
至於專利審判和上訴委員會 (PTAB) 是否可以在製定駁回修改的理論時參考 IPR 記錄之外的內容，聯邦巡迴法院只是表示，本案並未提出該問題，他們保留該問題「留待以後解決」。
「我並不贊成把專利審判和上訴委員會變成一群審查員，但如果他們知道一些事情，就很難證明他們不能利用這些事情是合理的，」惠洛克說，並指出專利審判和上訴委員會的法官偶爾在適當的時候查看記錄之外的信息是合理的。
聯邦巡迴法院的裁決也將此案發回專利審判和上訴委員會 (PTAB)，以便各方有機會對 PTAB 駁回耐吉提出的紡織鞋面修改方案的理由作出回應，然後再作出最終決定。
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