簽約前須知：併購和私募股權交易中的智慧財產權盡職調查指南
一本關於影響交易價值的智慧財產權問題的實用入門指南
在許多交易中，智慧財產權才是真正的資產。軟體、專利、品牌和商業機密的價值往往高於有形資產。因此，知識產權盡職調查的核心在於價值評估，而非簡單的文書工作。本指南將詳細介紹買賣雙方應該檢查哪些內容，每項內容的重要性，以及哪些發現往往會導致交易價格調整甚至最終失敗。
為什麼智慧財產權盡職調查會影響交易的價值？
買方支付的是其可以擁有、執行和依賴的權利。如果這些權利有缺陷，買方支付的費用就會低於其預期。智慧財產權盡職調查旨在檢驗目標公司是否真正擁有其聲稱的權利，這些權利是否附帶任何條件，以及交易本身是否會對這些權利造成損害。賣方也能從同樣的審查中獲益。在買方發現問題之前找到漏洞，可以讓賣方有機會進行修復、調整定價或在陳述與保證條款中加以說明，而不是在交易過程中失去談判籌碼。
知識產權盡職調查究竟檢視哪些內容？
知識產權盡職調查主要關註一系列特定問題：
- 所有權。目標公司是否擁有每項關鍵專利、商標、版權和商業機密的完全所有權？
- 產權負擔。這些權利是否已授權、作為抵押品，或是否需要獲得同意？
- 交易觸發條件。交易本身是否會終止或轉移任何權利？
- 風險暴露情形。目標公司能否在不侵犯他人權利的情況下運作？是否有人提出索賠？
- 維護保養。登記資料是否有效，還是即將過期？
- 軟體與商業機密：開源義務和商業機密保護是否合理？
本文餘下部分將依序探討這些內容。
誰才是智慧財產權的真正所有者？ ——所有權上的空白又是如何產生的？
根據美國法律，專利屬於個人財產，只能「透過書面文件」轉讓。 觀看 35 USC § 261。從每位發明人到現任所有者的簽名、記錄在案的鏈條是證明所有權的依據。
漏洞很常見。最常見的問題是缺少員工或承包商的轉讓記錄。一項發明並非僅僅因為是由員工或付費承包商創造的就自動歸公司所有。所有權始於發明人，只能透過轉讓轉移。最高法院在……中重申了這一點。 史丹佛大學董事會訴羅氏分子系統公司案 563 US 776 (2011) 認為，即使是大學，在沒有發明人有效轉讓的情況下，也不擁有發明的所有權。
轉讓協議的措辭也至關重要。法院將目前的轉讓（「特此轉讓」）與未來轉讓的承諾（「同意轉讓」）區分開來。承諾可能會導致所有權歸屬不明，直到進一步的文件簽署為止。獨立承包商的情況常常令人擔憂，因為如果沒有書面轉讓協議，開發商或工程師可能仍然擁有您的客戶認為已經購買的資產。
盡職調查也應確認轉讓已在美國專利商標局備案。根據第261條規定，未備案的轉讓可能對後來的善意購買者無效。
發明權問題真的會導致專利失效嗎？
是的。美國專利必須列明正確的發明人。 觀看 美國法典第35篇第116條和第256條規定，將未對權利要求做出貢獻的人列為發明人，或遺漏做出貢獻的人，都可能導致所有權和可執行性問題。被遺漏的共同發明者可能擁有無人知曉的權利。發明人身分通常可以根據第256條進行更正，但這需要時間和合作——而這兩者在交易過程中往往都很稀缺。此時，專利律師進行專利組合審查就顯得格外重要。
哪些授權、留置權和控制權變更條款可能會給買方帶來麻煩？
所有權只是問題的一半。盡職調查也必須找出與智慧財產權相關的其他內容。
對外授權和對內授權：目標公司「擁有」的專利可能已經授權給競爭對手，或以限制買方使用方式的獨家授權形式存在。對內許可同樣重要，因為目標公司可能依賴其並不擁有的權利。
留置權：知識產權經常被用作抵押品。透過《統一商法典》（UCC）和美國專利商標局（USPTO）的記錄查詢，可以顯示貸款人是否持有需要在交易完成時解除的擔保權益。
控制權變更和禁止轉讓條款：這往往是交易中容易出現意外的地方。許多授權協議無法轉讓，有些則會在被授權者被收購或重組時終止。在智慧財產權領域，除非有明確的條款允許轉讓，否則許可協議通常被推定為不可轉讓。 Cincom Systems, Inc.訴Novelis Corp. 在 581 F.3d 431 (6th Cir. 2009) 一案中，一份禁止未經同意轉讓的軟體授權協議，在被授權人透過合併重組為新實體時被認定為違反－即使同一業務仍在繼續使用該軟體。依賴關鍵進口許可的買方在簽署協議前需要仔細閱讀相關條款。出於稅務原因而選擇的結構可能會導致整個企業賴以生存的許可協議終止。
目標區域是否可以自由運作？是否有人提起訴訟？
擁有專利並不意味著您可以自由地實施自己的產品。自由實施權是另一個問題：目標產品是否有侵害他人權利的風險？盡職調查應發現未決訴訟、索賠函和先前的主張，包括來自非專利實施實體（NPE）的主張，這些實體的業務是許可和訴訟。過去的主張往往預示著未來的主張。已知存在第三方專利風險的產品會帶來模型可能無法反映的成本。
這些專利和商標仍然有效嗎？
註冊權利若未維持，則會失效。美國專利維持費通常在專利授權後約3.5年、7.5年和11.5年繳納，並設有六個月的寬限期和滯納金；錯過寬限期後，專利將失效。 觀看 35 USC § 41(b)。商標需要在第 5 年和第 6 年之間提交第 8 條使用聲明，並在第 9 年和第 10 年之間以及之後每十年提交第 8 條和第 9 條的合併續展聲明。 觀看 15 USC §§ 1058, 1059。盡職調查應為整個專利組合製定截止日期日曆。一項核心專利因未繳費用而即將失效，這是一個可以解決的問題，但前提是有人能及時發現。
產品中的開源軟體呢？
幾乎所有現代產品都包含開源程式碼。但開源並非「沒有條款」。許多授權協議都附加了條件，一些版權授權協議甚至要求公開衍生作品的原始碼。法院通常將開源授權協議的條件視為可強制執行的。 觀看 Jacobsen訴Katzer案，535 F.3d 1373（聯邦巡迴上訴法院，2008年）。買方應要求提供軟體物料清單，列明包含哪些內容以及適用哪些授權協議，以避免專有產品附帶未揭露的義務。
商業機密真的受到保護嗎？
商業機密只有在所有者「採取合理措施保守秘密」的情況下才能獲得法律保護。 觀看 18 USC § 1839(3)；《保護商業機密法》，18 USC § 1836。盡職調查應確認基本要素：保密協議、存取控制以及完善的入職和離職流程。無論資料室聲稱價值幾何，薄弱的衛生措施都會使「核心機密」面臨風險。
什麼因素會導致交易失敗或重新定價？
某些研究結果會持續改變價格或條款：
- 一項關鍵專利，其所有權鏈斷裂或缺乏發明人轉讓。
- 承包商自行開發的核心技術，沒有書面授權。
- 因該交易而終止或無法轉讓的關鍵許可證。
- 對無人檢舉的IP位址設定了留置權。
- 正在進行或可能面臨的侵權訴訟，包括來自非專利實施實體（NPE）的訴訟。
- 已過期或即將過期的皇冠寶石登記。
- 專有產品中未公開的 copyleft 開源技術。
- 缺乏有效保護的商業機密。
這些問題都不一定會導致交易失敗。如果及早發現，大多數問題都可以透過賠償、託管或定價等方式解決。如果發現得太晚，則會削弱談判籌碼。盡職調查的價值在於時機。在Harness IP，我們的許多盡職調查項目都發現了問題，使我們的客戶能夠重新協商或重組交易。與律師合作進行智慧財產權盡職調查
智慧財產權盡職調查涵蓋專利申請、組合管理和訴訟，而棘手的問題通常出現在這些領域的交會處。
在Harness IP，我採用全方位服務模式：專利、商標和爭議解決都透過同一關係進行，我會根據交易需求安排Harness的專業律師－專利申請律師負責產權鏈，商標續展律師負責商標續展，訴訟律師負責智慧財產權風險評估。我在地方法院、美國國際貿易委員會和專利審判和上訴委員會（PTAB）擁有豐富的智慧財產權訴訟經驗，並曾擔任Octane Fitness的地區法院出庭律師。如果您正在評估目標公司—或準備好成為目標公司—儘早了解其智慧財產權情況將為您提供更多選擇。
Matthew L. Cutler（Matt Cutler），Harness IP — 聖路易斯負責人。