當非執業實體起訴你的公司時,首先該怎麼做?
收到一封指控貴公司侵犯一項您從未聽說過的專利的信函。或者,您收到一份由既不生產也不銷售任何產品的公司在遙遠的地區(很可能是德克薩斯州東區)提起的訴訟。本頁將逐步解釋這種情況以及您應該如何應對…並按正確的順序進行操作。
什麼是專利流氓?
「專利流氓」是對非專利實施實體(NPE,也稱專利主張實體PAE)的非正式稱呼。這些公司並非生產產品,而是從事專利許可和維權活動。有些公司擁有合法專利和真實的權利要求,而有些公司則購買廣泛或年代久遠的專利,並廣泛主張這些專利,指望被告支付賠償金以求脫身。
「大量專利申請者」會就同一專利發出大量索賠函或提起多起訴訟。索賠金額通常故意設得很低——低於你打官司所需的成本。這就是這種商業模式的核心。
需求與結算模式的運作方式
經濟因素很簡單,與專利本身的合理性關係不大。透過審判來捍衛專利權既費錢又費時。專利實施實體(NPE)深知這一點。如果需求低於預期的辯護成本,即使你認為自己沒有侵權,支付費用看起來也是合理的。
數量決定一切。專利申請人如果能以較低的金額解決許多糾紛,即使從未在法庭上檢驗過專利,也能獲得穩定的收入。真正的槓桿作用在於訴訟成本和延誤,而非專利本身的效力。理解這一點是做出明智應對的第一步。 (和解金額會隨時間變化,因此請諮詢律師以獲取符合您情況的最新數據。)
我首先該做什麼?
不要忽視它。
- 注意截止日期。催款函可能沒有硬性規定截止日期,但訴訟則有。在聯邦法院,您通常有21天的時間在送達後回應(聯邦民事訴訟規則第12條)。如果錯過截止日期,原告可以根據第55條規則申請缺席判決;也就是說,您可能在未進行任何實質辯論的情況下敗訴。
- 妥善保存文件。一旦合理預見可能發生糾紛,就應發出訴訟保全令。停止例行刪除電子郵件、設計文件、原始碼、銷售記錄或任何其他可能相關的資料。銷毀證據會造成另一個嚴重問題。
- 回覆前務必諮詢律師。不要草率回覆或打電話給對方「商量」。非正式的陳述可能會被用作對你不利的證據,一旦承認就很難收回。
- 對外少說話。在弄清楚自己的立場之前,避免公開評論。
我該如何判斷這項專利對我們是否真的重要?
從兩個獨立的維度評估該專利。任何一個維度的勝訴都可能結束這場糾紛。
不侵權侵權行為認定取決於專利權利要求(文件結尾的編號法律定義),而非產品是否外觀相似。應將您的產品或工藝與權利要求中的每個要素進行比對。即使缺少任何一個要素,該權利要求也不構成侵權。只有當有人仔細閱讀權利要求並對照您實際生產和使用的產品時,才能找到強有力的抗辯理由。
失能專利通常推定有效,但這種推定可以被推翻。根據美國法典第35篇第282條,常見的抗辯理由包括:
- 現有技術。如果所要求保護的發明在專利生效日之前已被公開或描述,則可能不具備「新穎性」(35 USC § 102),或者可能屬於「顯而易見性」(35 USC § 103)。現有技術可以是較早的專利、出版品、產品或公開用途。
- 根據第101條規定,某些專利涵蓋的主題不符合專利適格性,例如那些要求保護在通用電腦上實現的抽象概念的專利。 Alice Corp. v. CLS Bank International在 573 US 208 (2014) 一案中,最高法院確立了一個兩步驟架構:首先,要判斷權利要求是否指向抽象概念(或自然法則或自然現象)。如果是,則要判斷權利要求是否在該概念之外增加了「創造性概念」。通用的電腦實作方式不足以構成創造性概念。許多由大量專利申請人提出的軟體和商業方法專利都容易受到此類質疑。
我可以反擊嗎?
是的。參與協商並不等於訴訟到庭審。有很多工具可供使用。
- 一封可信的早期回應函。一封論點充分、具體解釋為何您未侵權,或為何該專利因已識別的現有技術而無效的信函,能夠改變談判的走向。它表明您已仔細閱讀權利要求並做好了辯護準備,這能讓您擺脫「輕易和解」的困境。樹立一家敢於抗爭的公司形像也大有裨益;非專利實施實體(NPE)更傾向於快速、低調的交易,並不喜歡看到潛在的抗辯理由被公開記錄。
- 專利審判和上訴委員會 (PTAB) 的雙方複審 (IPR) 程序。 IPR 是美國專利商標局專利審判和上訴委員會 (PTAB) 的程序,旨在挑戰專利的有效性。它通常比在地區法院進行有效性訴訟更快、更經濟。兩項時間規則至關重要。 IPR 僅限於基於專利和印刷出版物的現有技術理由(35 USC § 311),且申請書不得在收到侵權起訴狀一年後提交(35 USC § 315(b))。這一年期限非常嚴格,因此必須儘早做出 IPR 決定。
- 單方複審。自 2025 年起,是否提起 IPR 程序的選擇變得更加複雜,因為自由裁量權駁回申請的比例顯著上升。請諮詢您的專利訴訟律師以獲取最新指導。如果 IPR 程序行不通,單方複審(美國專利商標局的另一種挑戰機制)可能更合適。
- 授權後復審(PGR)。對於新授權的專利,PGR 允許對專利有效性提出更廣泛的質疑,包括依據第 101 條和書面說明書提出質疑,但時間窗口很窄:PGR 申請只能在專利授權後的九個月內提出(35 USC § 321)。對於大多數主張專利而言,這個時間窗口已經關閉,因此 IPR 是更常見的途徑。
- 訴訟中的動議。根據專利和權利要求,駁回動議、關於第 101 條適格性的動議,或關於不侵權或無效的簡易判決,都可以在審判前解決案件。
- 依第285條規定,費用轉移屬於「特殊」情形。法院可以命令敗訴方支付勝訴方的律師費(35 USC § 285)。 Octane Fitness, LLC 訴 ICON Health & Fitness, Inc.,572 US 545 (2014),我曾擔任該案的地方法院訴訟律師。 辛烷, 最高法院一致裁定,特殊案件是指「與其他案件截然不同」的案件,這種不同之處在於一方當事人的立場薄弱,或者訴訟方式不合理。最高法院將舉證責任降低至優勢證據原則。這對面臨薄弱且數量龐大的訴訟請求的被告而言至關重要:原告如果提出站不住腳的訴訟請求,可能會被判支付律師費,而建立證據基礎的工作從案件一開始就應該著手。
為什麼儘早介入會改變和解金額?
因為非專利實施實體(NPE)的籌碼在於你的成本和延誤。當你透過識別現有技術、準備雙方複審程序(IPR)或準備第101條動議來降低抗辯成本並加快抗辯速度時,你就削弱了對方定價所依據的假設。指望悄悄和解的申請人往往會在對方準備抗辯並提出可信的費用轉移理由時重新評估策略。儘早介入並不能保證降低費用,但它始終比等待提供更多選擇。
我們應該如何與律師合作處理此事?
最有效的做法是將戰略集中於一處。我們的業務涵蓋專利、商標和爭議解決,透過單一的合作關係即可完成-當出現有效性或權利要求範圍方面的問題時,我們會引入Harness的專利申請專家;而訴訟律師則負責在地區法院、專利審判和上訴委員會(PTAB)或國際貿易委員會(ITC)的答辯中發揮主導作用。我們的目標是在早期制定協調一致的計劃,以便在所有選擇仍然可用時做好準備。



