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加拿大公司會在美國因專利侵權被起訴嗎?你需要了解什麼

如果您的公司位於加拿大——或美國以外的任何地方——並且您在美國法院被起訴專利侵權,或收到索賠函,或在美國國際貿易委員會的訴訟中被點名,那麼本頁將解答我們最常聽到的問題。

“我們是一家加拿大公司。我們有可能在美國被起訴侵犯專利權嗎?”

是的。如果您直接或透過經銷商、經銷商或線上市場向美國市場銷售、運輸、進口或提供產品或服務,美國法院通常可以對您在美國境內的侵權行為行使管轄權。總部設在國外並不能使您免受法律制裁。

“他們可以在哪裡起訴我們?我們會不會被拖到德克薩斯州去?”

通常是這樣——這常常讓人感到驚訝。根據2017年最高法院的一項裁決(*TC Heartland*),美國國內公司享有管轄權保護,該裁決限制了它們可能被起訴的地點。 外國被告無法獲得這種保護。.  根據美國長期有效的法律,外國公司通常可以在任何具有屬人管轄權的聯邦司法管轄區(包括德州那些對原告有利的地區)因專利侵權而被起訴。因此,美國競爭對手可能會規避的訴訟地點,對你來說卻可能暢通無阻。

“美國專利案件與加拿大的訴訟有何不同?”

三大區別:(1) 發現 在美國,範圍要廣泛得多——預計需要提交大量文件、電子郵件、原始碼,並出庭作證。 (2) 價格 (3) 評審團 裁決許多美國專利案件,包括損害賠償。這個過程比大多數非美國公司預期的要複雜得多,前期投入也更多,成本也更高,正因如此,早期戰略才顯得尤為重要。

“ITC是什麼?為什麼有人說我們可能會被禁止進口?”

美國國際貿易委員會(ITC)是一個獨立於地方法院的機構。根據第337條規定,專利權人可以要求ITC調查進口產品並發布禁令。 排除令 這會指示美國海關在邊境攔截您的貨物。美國國際貿易委員會 (ITC) 的程序很快(通常為 16 至 18 個月),不判決金錢賠償,而且其補救措施——禁止您的產品進入美國——可能比損害賠償訴訟更具威脅性。外國製造商經常成為 ITC 的目標,而 ITC 的訴訟程序可能與地區法院的訴訟同時進行。

“我們能否對專利本身提出質疑,而不僅僅是應訴?”

是的。 雙方複審(IPR) 以及 單方複審 專利複審是美國專利商標局 (USPTO) 的程序,可讓您對針對您的專利的有效性提出質疑——任何一方,無論國內還是國外,都可以提起該程序。與在地方法院進行全面的有效性訴訟相比,專利複審速度更快、成本更低,而且在 USPTO 成功挑戰專利權可以結束爭議。時機和策略至關重要,當前的環境也很重要:專利商標局近年來以自由裁量權為由駁回了越來越多的 IPR 申請,因此需要與美國律師仔細規劃申請窗口和策略。複審本身也存在一些需要仔細評估的策略問題。

“我們實際面臨的風險是什麼——金錢損失、禁令,還是兩者兼有?”

可能包括以下幾種情況: 金錢賠償 (合理的版稅或利潤損失), 永久禁令 或美國國際貿易委員會 (ITC) 下達禁止在美國銷售的禁令,並且——如果侵權行為被認定為故意——最高可達原判賠償金額三倍的額外賠償。在「特殊」情況下,法院也可以根據《美國法典》第35篇第285條(最高法院在哈內斯智慧財產權案中修改了第285條的法律)將律師費轉嫁給敗訴方。 辛烷值健身).

“他們在加拿大為我們服務。我們必須回應嗎?”

幾乎可以肯定,答案是肯定的——而且不要拖延。向外國公司送達訴訟文書通常依據《海牙送達公約》。忽視已妥善送達的美國訴訟文件可能會導致缺席判決,原告可以試圖強制執行該判決,損害您的美國資產、美國子公司或您在美國銷售產品的能力。訴訟時效稍縱即逝;第一步是在您的答辯期限到期前聘請美國律師。

“如果我們在美國敗訴,他們能否在加拿大向我們追討賠償?”

美國判決首先針對任何美國資產或位於美國的子公司執行。在加拿大執行美國判決是獨立的法律程序,有其自身的要求,並非自動生效——但您不應指望邊境能成為免責屏障,尤其是在您擁有美國業務、客戶、應收帳款或庫存的情況下。

“我們的產品基本上與競爭對手的產品相同。這是否意味著我們侵權了?”

不一定。侵權行為認定取決於專利的特定權利要求——即文件末尾編號的法律定義——而不是兩個產品外觀或功能是否相似。正確的分析方法是將你的產品與每項權利要求進行比較。許多強而有力的抗辯理由(例如不侵權、專利無效、現有技術)只有在仔細閱讀了權利要求並結合你的產品和專利歷史記錄後才會顯現出來。

我們收到了律師函,但還沒有收到訴訟通知。我們該怎麼辦?

認真對待,但不要驚慌或置之不理。律師函通常是許可或訴訟的第一步。早期步驟:保存相關文件,避免可能被對方用作對您不利證據的非正式回复,並在談判前進行自由實施和有效性評估,以便了解自身面臨的實際風險。有時,最佳因應策略是積極主動地對專利提出質疑;有時,則是採取穩健但論點充分的非侵權立場。

“我們需要美國律師嗎?還是我們加拿大的律師事務所可以處理?”

美國專利訴訟和美國專利商標局(USPTO)程序要求聘請在相關法院擁有執業資格的美國律師。最有效的安排通常是您現有的加拿大律師或內部團隊與負責地方法院、國際貿易委員會(ITC)或美國專利商標局訴訟策略的美國專利訴訟律師事務所合作。需要注意的是,美國律師-客戶特權規則與加拿大不同,因此您內部溝通和專利代理人諮詢的處理方式應從一開始就加以規範。

“頭兩週我們該做什麼?”

  1. 將截止日期記入日曆。 美國必須迅速做出回應,否則代價將十分高昂。
  2. 儲存檔案 — 發出訴訟保全令;刪除相關資料會在美國訴訟中造成自身的問題。
  3. 請美國律師閱讀 管轄權、審判地、專利強度,以及美國專利商標局的挑戰或國際貿易委員會的角度是否會改變局面。
  4. 對外少說話 直到你明白自己的處境。

與美國律師合作處理跨境事務

我們經常代表非美國公司(包括加拿大公司)處理美國專利訴訟、ITC第337條調查以及美國專利商標局(USPTO)的挑戰,並與客戶所在國的律師協調合作。如果貴公司面臨美國專利糾紛,策略制定得越早,您的選擇就越多。

 

Matthew L. Cutler(Matt Cutler),Harness IP 的負責人。專利訴訟、ITC、雙方複審和單方複審。