商標透過標明其產品或服務的來源或產地,並將其與其他企業的商品或服務區分開來,從而獲得法律保護。商標權保護的首要目標是限制消費者受騙和市場中不公平的競爭。然而,商標持有人在訴訟中的行為或拖延主張權利的行為可能會妨礙商標權的執行。本文將探討三種關鍵的衡平法抗辯理由。 懈怠, 公平禁止反言以及 默認 被指控的侵權者可以以此為由,阻止商標侵權主張。
- 訴訟時效抗辯:以不合理拖延提出索賠為由進行抗辯
一般來說,懈怠是指在保護自身權利方面出現不可原諒的拖延。懈怠的依據是,不合理的拖延會對被指控的侵權人造成不公平的損害。簡而言之,如果商標持有人長時間擱置其權利,則可能喪失行使其權利的能力。
以懈怠為由進行抗辯,要求被指控的侵權人證明:
- 知識: 商標持有人必須知曉被指控侵權人使用該商標的行為。因此,時效期間自商標持有人知曉或理應知曉被指控侵權行為之時起算。
- 不合理的延誤: 商標權人必須無正當理由地拖延行使其權利。判斷是否存在不合理的拖延取決於具體事實,並基於可能因司法管轄區而異的因素。有些法院會參考該州關於詐欺侵權行為的訴訟時效來決定何時適用懈怠推定。例如,如果該州關於詐欺的訴訟時效為三年,那麼當商標權人在得知侵權商標被使用後等待超過三年才主張其商標權時,即推定其已懈怠。當適用懈怠推定時,舉證責任將轉移至商標權人,由其證明拖延並非不合理。
商標持有人某些延遲行為可能情有可原。例如,如果商標所有人和侵權人曾嘗試在訴訟前達成和解,則延遲行為可能屬合理。漸進式侵權原則也為商標持有人提供了保障,例如,如果被指控的侵權人透過修改商標或拓展至與商標持有人市場更契合的領域來改變其商標使用方式,則商標持有人可以據此進行抗辯。在這種情況下,如果商標持有人等到相關產品或服務之間出現實際競爭才採取行動,法院可能不會認定其存在懈怠行為。
- 偏見: 被指控的侵權人必須因商標持有人的拖延而遭受損害。如果商標持有人的不作為對被指控的侵權人造成了某種損害(例如經濟損失),則可以認定其遭受了損害。經濟損害的例子包括被指控的侵權人在行銷和/或品牌推廣方面的大量投資,或拓展與該商標相關的業務。損害也可能包括建立基於該商標的商譽。
- 衡平法上的禁止反言:商標持有人誤導行為的抗辯
當商標持有人的行為具有誤導性,且被指控的侵權人因依賴該誤導性行為而遭受損害時,衡平法上的禁止反言是一種潛在的抗辯理由。
衡平法上的禁止反言抗辯要求被指控侵權者證明:
- 誤導性行為: 商標持有人從事了誤導性行為或虛假陳述。誤導性行為可以包括 沉默或不作為尤其是當這種沉默或不作為伴隨著其他因素,例如商標權執行的長期拖延或公開行為時。
- 信賴: 被指控的侵權人必須合理地信賴了商標持有人的誤導性行為。信賴可能意味著被指控的侵權人繼續使用該商標或投資於其廣告宣傳,因為他們認為已獲得商標持有人的明示或默示許可。
- 偏見: 被指控的侵權人必須遭受損害。與懈怠類似,損害可能包括財務投資、品牌推廣努力或基於該商標建立的商譽。
- 預設: 商標持有人主動同意抗辯
默許與懈怠類似,但著重於商標持有人默許這個概念。 積極代表 他們表示不會就涉嫌侵權者使用該商標的行為提起訴訟。在此情況下,商標持有人的言語或行為必須積極地使涉嫌侵權者相信商標持有人已同意其使用該商標。 雖然各法院的檢驗標準有所不同,但默許通常與懈怠有所區別,前者是主動同意,後者是被動同意。
默許抗辯可能需要被指控的侵權人證明:
- 主動同意: 商標持有人必須主動同意侵權使用其商標。 這種同意可以是明示的,也可以是默示的,只要商標持有人以某種方式向被指控的侵權人保證不會對侵權使用主張商標權即可。
- 信賴*: 大多數法院(但並非所有法院)都要求被指控的侵權人必須合理地信賴商標持有人的行為。有些巡迴法院則省略了「信賴」這一要素,而要求證明被告主動同意侵權以及之後主張權利的行為存在不可原諒的延遲。
- 偏見: 與懈怠和衡平法上的禁止反言類似,被指控的侵權人必須因商標持有人的行為而受到損害。
結語
雖然諸如懈怠抗辯、衡平法上的禁止反言和默許等衡平法上的抗辯理由均基於公平原則,但每項申請都需根據具體案情並結合各法院的判例進行調整。這些衡平法上的抗辯理由並非自動獲得批准,法院會仔細審查每個案件的事實和情況。值得注意的是,如果商標持有人能夠證明存在故意或蓄意侵權行為,則這些衡平法上的抗辯理由可能根本無法適用。
對於商標權人而言,及時、持續地維護商標權至關重要。對於被告而言,了解這些抗辯理由並調查其適用性有助於保護自身利益,免受不公平或不公正的訴訟。透過考慮這些公平抗辯理由,法院力求在維護商標權人權利與防止長期依賴商標權人行為的侵權者遭受不公平結果之間取得平衡。



