不要在繼續專利申請中放棄更廣泛的權利要求。

「繼續申請」是專利申請人常用的策略；也就是說，在獲得專利申請授權後，申請人會提交繼續申請，試圖基於最初提交的公開內容獲得額外或更廣泛的權利要求範圍。通常，申請人會利用首次申請中已獲授權的權利要求，然後提交繼續申請以尋求更廣泛範圍的權利要求。然而，申請人在撰寫繼續申請權利要求時必須注意潛在的陷阱。特別是，如果在繼續申請中提交的權利要求涉及在先前申請中已「放棄」的主題，則可能導致繼續申請權利要求無效，並可能使申請人面臨不當行為訴訟。

如何放棄索賠範圍？

權利要求範圍通常可以透過論證或修改來放棄。 請參閱 Traxcell Techs., LLC v. Nokia Sols. & Networks Oy 一案參見 15 F.4th 1136, 1146 (Fed. Cir. 2021)。例如，如果為了克服審查員引用的現有技術而修改權利要求，則修改前的權利要求範圍通常被視為已放棄。此外，如果在審查過程中提出論點以克服引用的現有技術，則被反駁的權利要求語言解釋也可能被視為已放棄。

如何規避免責聲明？

當權利要求範圍已明確放棄時，最佳做法是避免在後續申請中試圖重新主張已放棄的主題。這可以確保專利族的所有成員保持一致，並能有效應對與放棄相關的論點。但是，如果申請人想要嘗試推翻先前的放棄聲明，也並非完全沒有辦法。撤銷該放棄聲明有可能推翻先前的放棄聲明。例如，聯邦巡迴上訴法院曾裁定，如果繼續申請的審查歷史“足以讓審查員意識到先前的放棄聲明及其旨在規避的現有技術可能需要重新審視”，則可以重新獲得權利要求範圍。 哈基姆訴佳能艾文特集團有限公司，479 F.3d 1313, 1318（聯邦巡迴法院，2007 年）。

因此，成功撤銷先前免責聲明的一種方法是，在提交給美國專利商標局（USPTO）的文件中明確聲明，不應將先前審查或申請中的任何限製或免責聲明引入待審權利要求。值得一提的是，在對繼續申請的審查意見書作出回應時提交的、被認為成功撤銷免責聲明的示例性措辭可供參考：“任何關於權利要求措辭的限製或審查免責聲明均不應從先前審查或權利要求的先前版本或先前專利中引入任何權利要求，除非專利局另行聲明，否則將商標假定不存在此類。” Luv N' Care, Ltd.訴Jackel Int'l Ltd.，115 F. Supp. 3d 808, 819 (ED Tex. 2015)。

缺乏撤銷權如何導致不公平行為？

試圖在未包含上述澄清性語言的情況下獲取已被放棄的權利要求範圍，存在一個重要的弊端；即，這可能導致以不當行為作為抗辯理由。具體而言，聯邦巡迴上訴法院已裁定，未揭露包含相關專利申請權利要求駁回的審查意見書，可能導致認定有不當行為。 麥克森資訊解決方案公司訴布里奇醫療公司，487 F.3d 897, 913 (Fed. Cir. 2007)。理由如下： 麥克森 認為其適用於本文討論的免責聲明情況。 惠氏訴沃克哈特有限公司，案號 CV 07-5166 JVS (ANx)，2008 年美國地區法院判例彙編 LEXIS 126736，第 6-7 頁（加州中區法院，2008 年 5 月 29 日）。特別是，申請人 惠氏 申請人揭露了先前相關的申請作為現有技術，但未揭露該相關申請在審查過程中被駁回的權利要求相同或實質相同。法院並未駁回針對申請人提出的不當行為指控，並認定基於未披露先前駁回資訊而提出的救濟請求是合理的。值得注意的是，這種觀點並非普遍適用。其他地區法院則認定，不能僅憑未揭露先前駁回資訊就認定有不當行為。 參見 Color Kinetics Inc. v. Tir Sys.，第 03-CV-12491-MEL 號，2007 年美國地區 LEXIS 107666，第 *6-7 頁（馬薩諸塞州地區法院，2007 年 2 月 8 日）（「因此，CK 並未逃避其披露義務，因為沒有要求提供母案申請中已包含的、需要披露」）的實質資訊。

總結

在撰寫續展申請的索賠請求時，第一步應該是了解潛在的承保範圍，包括任何先前已被放棄的索賠範圍。如果希望獲得先前已放棄的承保範圍，則必須在申請記錄中明確撤銷該放棄聲明。

Harness IP 是一家擁有百年歷史的智慧財產權律師事務所。該事務所成立於 1921 年，目前在 IAM Media 的排名中排名第二，為 44 家擁有美國已授權專利組合規模最大的公司提供法律諮詢服務。此外，該事務所代表這些公司提交的專利申請數量也排名第六。 Harness IP 的律師和智慧財產權專家專注於專利、商標、全球智慧財產權管理、智慧財產權訴訟及其他智慧財產權相關事宜。該事務所在達拉斯、底特律、聖路易斯和華盛頓特區均設有辦事處。訪問[此處插入連結] www.harnessip.com 獲取更多訊息