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只有當公開指控專利侵權的行為完全沒有客觀依據時,法院才能禁止此類指控。

在 Lite-Netics, LLC v. Nu Tsai Capital, LLC 一案中, [2023-1146] (2023 年 2 月 17 日),聯邦巡迴法院撤銷了針對 Lite-Netics 公司與專利相關的言論的初步禁令,認為地方法院濫用了自由裁量權。

Lite-Netics公司對HBL公司提起專利侵權訴訟,並在提起訴訟前後分別向其客戶(其中一些客戶同時也是HBL公司的客戶)發送了兩份通知,告知他們市場上存在涉嫌侵權的競爭對手,並聲明Lite-Netics公司將行使其專利權。 HBL公司則根據州法律提出反訴,指控Lite-Netics公司存在多項侵權行為,並基於其中兩項反訴請求申請臨時限制令及初步禁令,地區法院批准了HBL公司的申請。

Lite-Netics公司擁有多項磁性節慶彩燈專利。 HBL公司是Lite-Netics公司的前客戶,也銷售節日彩燈。 Lite-Netics公司向業界發出通知,稱其磁性彩燈受美國專利號7,549,779和8,128,264保護;其他公司試圖「抄襲」Lite-Netics公司的專利產品;Lite-Netics公司已對HBL公司提起專利侵權訴訟,以阻止其生產和銷售侵權產品;

地方法院審理了以下問題:(1)HBL公司在侵權幹預和誹謗訴訟中勝訴的可能性;(2)造成不可彌補損害的可能性。
(3)公平原則;以及(4)公共利益。

在考慮第一個因素時,法院承認,基於專利權傳播的州法律侵權訴訟,例如HBL提出的侵權干涉和誹謗訴訟,「除非原告能夠證明專利權人存在惡意行為,否則將被聯邦專利法所取代」。然而,地方法院最終認定,HBL的州法律侵權訴訟在此並未被聯邦專利法取代,其主要理由是Lite-Netics的侵權指控明顯缺乏依據,因此其主張屬於惡意行為。基於此,法院裁定HBL的侵權干涉和誹謗訴訟很可能勝訴,並且應發布初步禁令,因為非實質性初步禁令的考慮因素有利於發布該禁令。

聯邦巡迴法院裁定,對於專利權人在聲明其專利權受到侵犯並警告潛在訴訟時出於善意的行為,聯邦專利法優先於州法律規定的侵權責任。因此,聯邦巡迴法院認為,HBL在此案中依據州法律提出的訴訟請求,只有在證明侵權行為系「惡意」的情況下,才能不受聯邦法律優先適用的影響。將州侵權法適用於有關侵權的言論,必須以證明存在惡意為前提,這項要求部分源自於第一修正案的原則。因此,除非能夠證明所提出的訴訟請求客觀上毫無根據,否則無法滿足惡意標準;而專利侵權指控只有在任何理性訴訟當事人都無法合理預期勝訴的情況下,才可被視為客觀上毫無根據。

Lite-Netics在上訴中辯稱,地方法院認定其關於779號專利及其在兩款被控侵權產品上的應用的侵權指控缺乏客觀依據是錯誤的,聯邦巡迴上訴法院同意了Lite-Netics的觀點。由於Lite-Netics的許多侵權指控具有客觀合理的依據,地方法院認定Lite-Netics“不可能在實質上勝訴”,因此構成惡意,屬於濫用自由裁量權。

聯邦巡迴法院指出,初步禁令在很大程度上是基於Lite-Netics公司對第779號專利主張的三項法律結論,但法院認為,在訴訟的現階段(即在全面權利要求解釋程序或可能的侵權專家報告出具之前),Lite-Netics公司在這三項爭議上的立場尚未被證明是客觀上毫無根據的。因此,即使尚未最終解決關於權利要求解釋、審查歷史禁止反言或其他問題的根本爭議,也應撤銷初步禁令。

 

 


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