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在貿易展上展示的功能性醫療器材觸發了AIA 102(b)之前的銷售限制

在 Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc. 一案中, [2021-2246(2023 年 2 月 15 日),聯邦巡迴法院確認了簡易判決,即美國專利號 9,186,208 中關於子宮內膜消融術的外科器械的權利要求,在 AIA 之前的 35 USC § 102(b) 的公開使用限制下是預先存在的。

聯邦巡迴法院首先指出,這項專利技術已“公開使用”,因為在關鍵日期之前,Minerva公司在2009年AAAGL大會上公開了15款採用該技術的設備。 AAAGL大會是業界盛會,被其中一位發明人譽為「業界的超級盃」。 Minerva公司對這些設備的公開持續了數天,包括在展位上展示、與相關方會面、進行技術演示以及發放宣傳冊。儘管此次大會具有商業性質,但Minerva公司並未在保密義務的約束下公開這些設備。聯邦巡迴法院認為,如果一項發明在沒有任何限制、約束或保密義務的情況下被發明人以外的個人展示或使用,則該發明已公開使用。

聯邦巡迴法院隨後指出,在公開使用時,該技術
「已準備好申請專利」。具體而言,Minerva公司已製作出工作原型和描述所要求保護的技術的可操作技術文件。聯邦巡迴法院表示,「已準備好申請專利」至少可以透過兩種方式證明:(1)在關鍵日期之前將發明付諸實踐;(2)或證明在關鍵日期之前,發明人已準備了足夠具體的圖紙或其他發明描述,以使本領域普通技術人員能夠實施該發明。

在2009年美國專利技術大會(AAGL 2009)上,Minerva提出了三個理由,說明該發明尚未公開使用。首先,Minerva辯稱其「僅僅展示了」該裝置。聯邦巡迴上訴法院駁回了這一說法,指出該裝置實際上是用一個透明的子宮模型進行演示的。聯邦巡迴上訴法院區分了Minerva所援引的「無動鍵盤」(Motionless Keyboard)案,因為該案僅涉及裝置的視覺展示,並未公開任何所主張的技術,而Minerva的公開內容「遠遠超出」了「無動鍵盤」案的公開範圍。其次,Minerva辯稱其並未公開所主張的發明。聯邦巡迴上訴法院駁回了公眾必須實際操作該裝置的說法,指出公眾只需理解該發明即可,而從2009年AAGL大會收集到的反饋表明,Minerva允許具備相關知識的人士仔細審查該發明,從而能夠識別和理解Minerva後來試圖申請專利的技術。第三,Minerva辯稱該發明“尚未準備好申請專利”,因為Minerva仍在進行改進。聯邦巡迴法院駁回了這項請求,理由有二:(1)Minerva 將該發明付諸實踐;(2)Minerva 擁有描述該發明的可實施文件。

聯邦巡迴上訴法院隨後得出結論,地區法院正確地作出了無效的簡易判決,因為不存在任何實質性的事實爭議,被告有權依法獲得判決,即所主張的訴訟請求已在合同中預先存在。
第 102(b) 條規定的公共用途限制。

 

 

 


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