在 Mitek Systems, Inc. 訴美國汽車協會案 [2021-1989](2022 年 5 月 20 日)中,聯邦巡迴法院確認了加州地方法院將 Mitek 的 DJ 訴訟移送至德克薩斯州的裁決,並撤銷了德克薩斯州地方法院駁回 DJ 訴訟的裁決,並將案件發回重審。
USAA擁有美國專利號8,699,779、9,336,517、8,977,571和9,818,090,這些專利均涉及使用行動裝置拍攝銀行支票影像並將其傳輸以進行存款。在向其客戶發出1000多封通知函,並對其中一位客戶提起侵權訴訟後,Mitek在加州北區地方法院對USAA提起宣告判決訴訟。
USAA依據《聯邦民事訴訟規則》第12(b)(1)條,以缺乏管轄權為由,提出駁回訴訟的動議;或依據《宣告判決法》賦予地區法院的自由裁量權,提出駁回訴訟的動議。作為替代方案,USAA請求將案件移送至德州東區法院。加州地區法院準許了USAA將宣告判決訴訟移送至德州東區法院的動議,但並未對駁回訴訟的動議作出裁決。案件移送後,德州法院審理了駁回訴訟的動議,並準許了該動議,理由是雙方之間不存在任何案件或爭議。法院認定,無論是客戶訴訟或停止侵權函,均不足以支持法院的管轄權;即使足以支持管轄權,法院也會行使自由裁量權拒絕受理此案。
聯邦巡迴上訴法院認為,地方法院的分析不完整,其中一項缺陷是未考慮侵權行為的促成和誘導。聯邦巡迴上訴法院也認為,地方法院依據《侵權法》第12(b)(1)條進行的分析未能區分錶面異議和事實異議。
聯邦巡迴法院表示,發回重審後,地區法院針對Mitek公司提出的首個訴訟或爭議依據,首要任務是查明Mitek技術在銀行應用程式中的所謂作用,以及該技術在侵權索賠中的作用。做出這些核心認定,並考慮任何其他相關問題,將為最終評估Mitek公司依據《美國法典》第三條提出的首個管轄權理論提供更全面的依據。
關於Mitek提出的管轄權替代依據,即USAA致Mitek客戶的信函及其後續的賠償要求-聯邦巡迴上訴法院也認為地方法院的分析不足。地方法院指出,Mitek在起訴狀中僅提交了一封信函——該信函出自USAA的許可律師,並未威脅提起訴訟,也未包含涉案專利的權利要求圖表,更未指明Mitek或特定產品構成侵權。聯邦巡迴上訴法院最終認定,結合富國銀行訴訟案來看,Mitek起訴狀中關於USAA信函活動及其所附範例信函的指控足以表明USAA與收到信函的Mitek客戶之間存在爭議。
聯邦巡迴法院指出,專利權人僅向另一方提供一份包含其專利資訊和對方產品線的通信,而沒有其他信息,並不足以構成侵權。但法院認為,本案已包含足夠的「其他資訊」。鑑於索賠中提供的額外細節以及客戶針對富國銀行提起的訴訟,聯邦巡迴法院認為,綜合所有情況來看,足以讓Mitek的其他客戶合理地將USAA的行為解讀為基於採用Mitek技術而提出的隱含侵權指控。至於賠償請求的證明,聯邦巡迴法院認為也已滿足,因此Mitek無需進一步承認其在賠償義務下的責任。
發回重審後,聯邦巡迴上訴法院指示地方法院應先確定適用哪條規則。
適用第12(b)(1)條框架,即確定USAA是否對Mitek訴狀中的賠償指控提出了事實性質疑。如果法院認定USAA未提出事實性質疑,則必須仔細分析相關的賠償指控,以確定是否充分。如果法院認定USAA提出事實性質疑,則地區法院必須決定如何進行審理,包括是否應給予雙方當事人提交補充證據的機會,以及處理與訴狀發出後事件相關的問題。
關於駁回訴訟的自由裁量決定,聯邦巡迴法院指出,如果自由裁量決定所依據的解釋不充分,且若無這些缺陷則結果可能截然不同,則法院可以撤銷該決定並發回重審。無論如何,拒絕受理宣告判決訴訟必須有充分的理由。聯邦巡迴法院認為,地方法院並未給出獨立於其管轄權駁回理由之外的其他理由,而地方法院的管轄權駁回理由在多個方面有缺陷,因此不能成立。聯邦巡迴法院撤銷了地方法院的自由裁量駁回決定。



