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任何第三方使用情況都與索賠人是否對商標享有獨佔使用權有關。

In Galperdi, Inc. 訴 Galperti SRL, [2021-1011](2021 年 11 月 12 日),聯邦巡迴上訴法院撤銷了商標審理和上訴委員會 (TTAB) 關於 Galperti SRL 在 2002 年至 2007 年期間獨佔使用該商標並無虛假的認定,並將案件發回重審。聯邦巡迴上訴法院認為,TTAB 犯了兩個法律錯誤:要求 Galperti Inc. 證明其對該商標擁有自己的專屬權,以及忽視了第三方對該商標的使用。

Galperti Srl公司為支持其註冊GALPERTI商標的申請,向美國專利商標局(USPTO)表示,在前五年中,該公司對該商標的使用具有「實質獨佔性」。作為回應,美國專利商標局頒發了註冊號碼為3411812的商標。

Galperti 公司向美國專利商標局提出申請,要求撤銷該註冊,理由包括:該註冊是透過欺詐手段獲得的,因為 Galperti Srl 公司關於實質獨佔使用的聲明是虛假的,而且實際上是故意的。

美國專利商標局駁回撤銷申請後,聯邦巡迴上訴法院維持了非欺詐問題的裁決,但撤銷了商標審理和上訴委員會駁回欺詐指控的決定,並將案件發回重審,要求進一步審議該指控。發回重審後,商標審理和上訴委員會再次駁回了撤銷程序。

GALPERTI“主要只是一個姓氏”,因此,僅憑姓氏本身無法註冊。參見《蘭哈姆法案》第2(e)(4)條,15 USC § 1052(e)(4)。 Galperti Srl公司依據第2(f)條在主註冊簿上註冊了GALPERTI商標,聲稱「申請人在提出顯著性主張之日前的五年內,已在商業活動中對該商標進行了實質性的、排他性的、持續的使用」。 15 USC § 1052(f)。

雖然在先前的上訴中,聯邦巡迴法院認可了專利審判和上訴委員會的結論,即 Galperti Srl 僅僅“了解市場上的其他參與者”不足以使其向美國專利商標局提交的聲明“本身就是虛假的”,但該法院認為,專利審判和上訴委員會在這一點上止步是錯誤的,因為不存在“本身”的虛假並不意味著不存在的虛假。

需要進行的是一項發回重審的調查,以確定 Galperti Inc. 指出的那些用來證明 Galperti Srl 向美國專利商標局所作陳述不實的用途,究竟是重要的,還是無關緊要的。

Galperti Inc.在上訴中辯稱,商標審理和上訴委員會對虛假性的分析包含兩個法律上錯誤的假設。其一是,Galperti Inc.必須對其在2002年至2007年期間使用涉案商標享有商標保護權——具體而言,即第二含義(即已獲得的顯著性)——才能使該使用在評估Galperti-Italy關於「實質獨佔使用」的主張是否虛假時具有重要意義。

第二個前提是,除非第三方與 Galperti 公司有利益關係,否則第三方的使用不計入實質獨佔使用評估。聯邦巡迴法院在這兩方面都同意 Galperti 公司的觀點。

重點:第三方使用

第三方使用並不一定需要作為商標,才能影響申請人商標是否具有顯著性的判定。聯邦巡迴法院指出,即使某個術語在市場上被大量使用,且並非作為來源標識,也往往會削弱申請人關於其自身使用具有實質獨佔性的說法,從而初步證明該術語已獲得作為申請人來源標識的顯著性。

此外,第三方使用並不限於與申請人或異議人有利益關係的第三方。因此,聯邦巡迴上訴法院認為,商標審理和上訴委員會的相關要求也存在錯誤,即要求 Galperti Inc. 必須證明其與其他商標使用者存在利益關係,才能依賴這些使用來證明 Galperti Srl 關於實質獨佔使用的主張不成立。 「任何」使用都可能阻礙實質獨佔使用的主張,而不應將該使用限制於對註冊提出異議的一方。