藝術上的失敗會削弱任何對成功的合理預期。

2021 年 11 月 4 日 / 訴訟

In 斯特拉斯克萊德大學訴Clear-Vu Lighting LLC, [2020-2243]（2021 年 11 月 4 日）聯邦巡迴上訴法院推翻了專利審判和上訴委員會 (PTAB) 的裁決，該裁決認定美國專利號 9,839,706 的權利要求 1-4 不具有專利性，因為它顯而易見，該專利涉及在不使用光敏劑的情況下對耐甲氧西林金黃葡萄球菌

專利審查委員會認定，鑑於Nitzan的文獻，第706號專利的權利要求1和3對於Ashkenazi而言是顯而易見的；鑑於Jones的文獻，權利要求2和4也同樣顯而易見。（Ashkenazi、Nitzan和Jones均指學術文章。）委員會認為，Ashkenazi和Nitzan的文獻“教導或暗示了權利要求1和3的所有限制”，並且本領域普通技術人員會受到啟發而將這兩篇文獻結合起來，並且“有理由預期能夠成功做到這一點”。

斯特拉斯克萊德大學上訴，對專利審判和上訴委員會的顯而易見性認定提出質疑，認為委員會認定阿什肯納齊和尼讚的組合能夠無需使用光敏劑即可滅活一種或多種革蘭氏陽性菌是錯誤的。斯特拉斯克萊德大學也聲稱，委員會關於合理預期成功的認定缺乏實質證據支持。現有技術是否公開了請求項限制、本領域技術人員是否有動機修改或組合現有技術中的教導，以及本領域技術人員是否有合理的預期成功等，均為事實問題。

聯邦巡迴上訴法院表示，雙方都同意請求項1和3的大部分限制條件已由Ashkenazi或Nitzan公開，唯一的爭議在於這些參考文獻是否教導了在不使用光敏劑的情況下滅活所要求保護的革蘭氏陽性菌。聯邦巡迴上訴法院認為，專利審判和上訴委員會關於Ashkenazi和Nitzan的結合構成此種滅活方法的認定缺乏實質證據支持。聯邦巡迴上訴法院指出，Ashkenazi的所有痤瘡丙酸桿菌培養物均在光敏劑存在下培養－要麼單獨使用核黃素，要麼核黃素與α-硫辛酸（ALA）聯合使用。聯邦巡迴上訴法院認為，Ashkenazi的文獻中沒有任何內容公開或暗示在不使用光敏劑的情況下滅活痤瘡丙酸桿菌或任何其他細菌。

聯邦巡迴法院指出，雖然Nitzan提供了一個例子，其中MRSA和其他細菌在不使用ALA或其他任何光敏劑的情況下暴露於藍光下，但沒有證據表明Nitzan在此條件下成功實現了滅活。聯邦巡迴法院指出，專利審判和上訴委員會認定Nitzan並未預先公開權利要求1和3，並認為Clear-Vu未能證明Nitzan的非ALA MRSA達到了權利要求所要求的「滅活」效果。

聯邦巡迴法院指出，鑑於Ashkenazi和Nitzan均未教導或暗示在不使用光敏劑的情況下滅活任何細菌，因此無法理解本領域技術人員為何會在結合這些參考文獻時選擇完全省略光敏劑。聯邦巡迴法院表示，專利審判和上訴委員會沒有闡明任何合理的依據——而且也無法辨別任何依據——將Ashkenazi的痤瘡丙酸桿菌實驗（該實驗始終使用光敏劑）與Nitzan的非ALA耐甲氧西林金黃色葡萄球菌（MRSA）實驗（該實驗未能實現滅活）與Nitzan的非ALA耐甲氧西林金黃色葡萄球菌（MRSA）實驗（該實驗未能實現滅活）結合起來，得出一種無需使用光敏化藥劑，僅通過使用光敏化光加法。
使用光敏劑。

根據這份記錄，聯邦巡迴法院得出結論，任何合理的調查人員都不可能發現 Ashkenazi 和 Nitzan 的組合能夠使一種或多種革蘭氏陽性菌失活而無需使用光敏劑。

關於是否存在合理的成功預期，聯邦巡迴上訴法院不同意專利審判和上訴委員會的認定，即由於細菌中至少存在一定量的天然卟啉，本領域技術人員會預期無需使用光敏劑即可通過藍光滅活耐甲氧西林金黃色葡萄球菌（MRSA）。聯邦巡迴上訴法院指出，該認定的唯一依據是「純粹的推測，以及事後對[被質疑專利]中教導的依賴」。

聯邦巡迴法院指出，專利審判和上訴委員會（以下簡稱“委員會”）依據阿什肯納齊的理論，即“藍光可能使其他產生卟啉的細菌細胞失活”，推斷由於阿什肯納齊的實驗表明光激活的卟啉分子能夠使痤瘡丙酸桿菌失活（儘管阿什肯納齊的實驗使用了光敏劑），而耐甲氧西林金黃色葡萄球菌（MRSA）也含有一定量的內源性卟啉，因此，本領域技術人員會認為MRSA在暴露於407-420奈米藍光後也會出現一定程度的失活。但是，聯邦巡迴法院表示，在706號專利申請之時，沒有任何證據支持這項假設。

聯邦巡迴法院指出，現有證據（包括尼贊博士及其先前發表的論文）顯示情況恰恰相反。尼贊博士報告的數據足以讓本領域一般技術人員明白，僅憑407-420奈米藍光照射，在不使用光敏劑的情況下，這些天然濃度的抗甲氧西林金黃色葡萄球菌（MRSA）不足以滅活該菌。

因此，聯邦巡迴法院發現，不僅記錄中完全沒有證據表明在不使用光敏劑的情況下，暴露於 407–420 奈米藍光後任何細菌會被滅活，而且還有證據表明，儘管嘗試了不同的光劑量和不同波長範圍的藍光，其他人也未能滅活 MRSA（一種聲稱的革蘭氏陽性菌）。

聯邦巡迴法院重申： 成功的絕對可預測性並非必要，只需要合理的預期即可。然而，在本案中，現有技術僅證明未能實現發明人所成功實現的目標，因此，任何理智的事實認定者都無法根據該現有技術的教導得出成功的預期。