In 鋼琴工廠集團有限公司訴 Schiedmayer Celesta GmbH[2020-1196](2021 年 9 月 1 日),聯邦巡迴法院維持了商標審理和上訴委員會 (TTAB) 取消鋼琴工廠 (Piano Factory) 關於 Schiedmayer 的註冊的決定,理由是其虛假暗示與 Schiedmayer 存在聯繫,違反了第 2(a) 條。
根據《蘭哈姆法》第2(a)條提出的虛假關聯索賠在某些方面與根據該法第2(d)條提出的混淆可能性索賠類似,儘管針對虛假關聯暗示的法定保護旨在防止商業中的欺騙性使用,而且「保護個人和機構免受對其人格的剝削。即使不存在對商品來源的混淆可能性,我們也已指出,根據第2(a)或條的隱私
在本次上訴中,鋼琴廠首次提出懈怠抗辯,但聯邦巡迴上訴法院駁回了該抗辯,因為該抗辯先前並未在商標審理和上訴委員會(TTAB)提出。聯邦巡迴上訴法院也駁回了鋼琴廠關於希德邁爾不能以虛假關聯為由與非當事人提起訴訟的論點,但認為申請人只要對訴訟具有實際利害關係即可,無需將所有可能具有此類利害關係的其他當事人列為共同當事人。此外,聯邦巡迴上訴法院指出,根據第2(a)條主張虛假關聯構成註冊障礙的當事人無需擁有該名稱的所有權,只要其有理由相信,由於某人與被質疑商標之間存在虛假關聯,其自身將會或正在遭受損害即可。
鋼琴廠還申訴稱,商標審查委員會錯誤地將其商品定義為“鍵盤樂器”,而非註冊文件中列明的鋼琴;同時,商標審查委員會也錯誤地將希德邁爾的業務描述為製造和銷售“鍵盤樂器”,而非製造和銷售鋼片琴和鍾琴。聯邦巡迴上訴法院認為,這一論點誤解了第2(a)條註冊限制的性質。法院解釋說,與第2(d)條不同,第2(a)條中的虛假聯想並非針對商品來源可能造成的混淆,而是針對錯誤地暗示特定人員與他人的商品或服務之間存在關聯。因此,聯邦巡迴上訴法院指出,只要註冊商標錯誤地暗示與註冊人以外的其他人有關聯,即使註冊商品與申訴方的商品相同或相似,也無需適用虛假聯想限制。因此,鋼琴廠將 Schiedmayer 商標的註冊範圍限制在鋼琴上並不重要,只要商標的使用錯誤地暗示了鋼琴廠的 Schiedmayer 品牌鋼琴與 Schiedmayer 之間存在關聯即可。
最後,另一位上訴人Sweet 16對商標審查委員會適用四因素檢驗法來判定商標是否應因虛假暗示與他人或實體有關聯而被撤銷提出質疑。四因素檢驗法考察以下方面:
- 該商標與他人先前使用的姓名或身分相同或非常接近;
- 該標記將被公認為唯一且明確地指向該人;
- 商標名稱所指的人或使用該商標的人與申請人以該商標進行的活動無關;
- 先前使用者的姓名或身分具有足夠的知名度或聲譽,以至於當申請人的商標用於識別申請人的商品時,會推定與該人有聯繫。
關於因素2,鋼琴廠辯稱,商標審理和上訴委員會認定「Schiedmayer」商標唯一且明確地指向被上訴人是錯誤的。聯邦巡迴上訴法院指出,商標審理和上訴委員會評估了證據,並得出結論:沒有證據表明除鋼琴廠和Schiedmayer之外的任何人目前在美國使用該商標用於鍵盤樂器。
關於因素4,鋼琴廠辯稱,在商標註冊時,Schiedmayer的知名度和聲譽不足以推定其與被上訴人有關聯。聯邦巡迴上訴法院認為,商標審理和上訴委員會依據近期出版物或Schiedmayer公司的歷史來推斷Schiedmayer Celesta在2007年(鋼琴廠獲得註冊時)的知名度並無不當。
鋼琴廠進一步辯稱,商標審查委員會認定被上訴人的名聲或聲譽延伸至鋼琴而非僅限於鋼片琴和鍾琴是錯誤的。聯邦巡迴法院指出,商標審查委員會的結論是,鑑於希德邁爾品牌的歷史,希德邁爾鋼片琴公司的名望和聲譽延伸至所有鍵盤樂器,而不僅僅是該公司在註冊時生產的兩種鍵盤樂器。此外,聯邦巡迴法院也指出,商標審查委員會認為鋼片琴與鋼琴非常相似,外觀也十分相近,因此,委員會從鍵盤樂器購買者的角度來考慮希德邁爾的名望和聲譽問題是合理的,因為與普通公眾相比,鍵盤樂器購買者更有可能將貼有希德邁爾標籤的鋼琴與希德邁爾聯繫起來。
綜上所述,聯邦巡迴法院認為,所有相關因素——商品相似性、特定消費者群體的認知度以及使用商標的意圖——均支持商標審查委員會的認定,即被上訴人的名稱在鋼琴廠產品的消費者群體中具有足夠的知名度,足以推定被上訴人與鋼琴家之間存在關聯。聯邦巡迴法院最終認定,有充分證據支持商標審查委員會對問題的結論。



