商標糾紛：Upwork 可以使用「自由工作者」一詞來描述一個自由工作者的應用程式

In Freelancer International Pty Ltd v Upwork Global, Inc.2021年6月22日，第九巡迴上訴法院維持了加州北區地方法院駁回Upworks公司關於禁止其在應用程式「Upwork for Freelancers」中使用Freelancer公司註冊商標「FREELANCER」的初步禁令申請的裁決。值得注意的是，該案為試圖以描述性方式使用註冊商標的公司提供了一些有用的指導原則：避免使用花哨的字體，並避免在術語中標註「TM」。即使使用大寫和粗體，也無法改變這一點，尤其是在用戶自身商標也顯著顯示的情況下。該案也提醒品牌所有者：您的商標描述性越強，第三方使用該術語就越有可能被認定為描述性使用。

背景：

Upwork 有面向客戶的應用程序，名為 Upwork for Clients，還有面向其平台上自由工作者的應用程序，名為 Upwork for Freelancers：

下載完成後，Upwork 的“Upwork for Freelancers”在 iOS 裝置上的應用程式圖示“Up”下方會顯示“Freelancer”，而在 Android 裝置上則顯示為“Freelancer-Upwork”。這正是 Freelancer 提出異議的原因。

地方法院認定Freelancer缺乏勝訴的可能性。 Upwork辯稱，其對「freelancer」的使用符合15 USC 1115(b)(4)規定的合理使用原則。地方法院指出，合理使用抗辯適用於被告被指控侵權使用原告商標的情況，即「該使用並非作為商標……而是指對描述該方商品或服務或其地理來源的詞語或標識進行描述，且該使用是公平、善意的」。

法院指出，被告提交的證據表明：（1）被告使用「自由工作者」一詞來描述他們的使用者；（2）「自由工作者」一詞廣為人知，其定義為「不永久受僱於特定公司，而是向多家公司出售其服務的人」。

法院認為原告未能對被告的合理使用論點提出令人信服的反駁，駁回了合理使用抗辯，理由是原告並未質疑被告在“自由職業者”一詞並非“作為商標”使用的情況下使用該詞的行為。

法院討論並駁回了Freelancer的論點，認為Upwork涉嫌將“freelancer”用作商標的情況，是對該常用詞的恰當描述性使用，旨在區分Upwork的自由職業者應用程序與其客戶應用程序。法院認為，僅憑粗體字和首字母大寫不足以證明被告將“Freelancer”用作商標而非描述性詞語，尤其是在Upwork獨特的亮綠色標誌或配色方案與各種通知直接並列的情況下。法院指出，Upwork並未在其公開註冊的商標清單中列出「Freelancer」一詞，且在使用「Freelancer」一詞時，Upwork也未採用特殊字體或「™」符號。

根據現有紀錄，法院認定Upwork並未將「freelancer」（自由工作者）當作商標使用。相反，Upwork出於善意使用該詞來描述其用戶，因此法院同意被告對「freelancer」一詞的使用符合美國法典第15篇第1115(b)(4)條規定的合理使用原則。

第九巡迴法院認為，地方法院認定自由工作者無法證明其訴訟可能勝訴，並未濫用其裁量權。