In 凱悅訴赫什菲爾德,[2018-2390、2018-2391、2018-2392、2019-1038、2019-1039、2019-1049、2019-1070] (2021 年 6 月 1 日),聯邦巡迴上訴法院撤銷了地區法院關於美國專利商標局未能證明專利審查懈怠的裁決,並將案件發回重審,保留了對專利新穎性和書面描述問題的管轄權。
上訴人海亞特是 399 項專利申請的指定發明人,其中 381 項是在「關貿總協定泡沫」時期提交的——即法律變更將專利期限從自頒發之日起 17 年改為自申請之日起 20 年之前的時期。
爭議的焦點在於海亞特提交的四項與各種電腦技術相關的專利申請,這些申請均主張其優先權,而這些優先權是上世紀七八十年代提交的。 1995年10月24日,在海亞特提交其關貿總協定泡沫專利申請約五個月後,美國專利商標局(USPTO)局長尼古拉斯·戈迪奇與海亞特會面,討論了這些申請。戈迪奇局長要求海亞特將每項申請的權利要求集中在不同的主題,海亞特同意了這項要求。結果,海亞特申請中的權利要求數量增加到115,000項,其中包括約45,000項獨立權利要求。
此次涉及的四項具體申請共包含1,592項權利要求(平均每項申請398項權利要求)。 2003年至2012年間,美國專利商標局(USPTO)因訴訟而暫停審查凱悅集團的多項申請。 2013年,USPTO恢復對凱悅集團申請的審查,並設立了一個技術審查小組,最初由12名經驗豐富的審查員組成,專門負責審查凱悅集團的申請。
為了方便審查過程,從 2013 年 8 月到 10 月,美國專利商標局向凱悅酒店發出了 11 份通知,稱為“要求”,每份通知對應凱悅酒店 11 份 GATT Bubble 申請的母申請。
美國專利商標局指示凱悅酒店:
- 對於11項規格中的每一項,選擇不超過600項索賠進行追究。
- 確定每項選定權利要求的優先權日及其支持證據。
- 提交一份清晰的索賠申請副本。
這些申請最終被駁回。海亞特向專利審判和上訴委員會(PTAB)提出上訴,並取得了一些進展。 2005年,他根據《美國法典》第35篇第145條,就部分申請向哥倫比亞特區地方法院提起訴訟;2009年,他就剩餘申請提起了另一項依據第145條提起的訴訟。
在雙方提出簡易判決動議後,美國專利商標局以訴訟程序懈怠為由提出駁回動議。美國專利商標局辯稱,海亞特從1969年至今,在近400項專利申請的審查過程中存在「拖延行為——即使不考慮美國專利商標局中止海亞特申請的9年時間」。
美國專利商標局認為,海亞特透過以下行為喪失了他的專利權:例如,他聲稱對超過 45 年的申請享有優先權;在 1995 年 6 月 8 日美國專利期限變更前的幾天裡,他批量提交了 11 份申請的約 400 份副本複印件;他同意將申請每份申請不同的發明,但他從未披露並未披露的總體計劃並未披露為他的總體申請
海亞特回應稱,除本案所涉四項申請外,他提交的其他申請在法律上無關緊要;美國專利商標局(USPTO)在處理他的申請過程中存在嚴重的拖延;USPTO沒有按照其聲稱的義務,警告他可能失去專利權;並且USPTO未能證明存在必要的中間權利,從而無法認定審查程序存在懈怠程序。海亞特還辯稱,他的延誤是可以解釋的,例如,USPTO的規則允許他添加和修改權利要求,而他這樣做是為了準確地描述他的發明並避免現有技術。
控方提出的「訴訟時效抗辯」源自於最高法院的兩起案例: 伍德布里奇訴美國在263 US 50 (1923)一案中,美國專利商標局同意伍德布里奇(Woodbridge)的請求,將其專利申請的授權期限延後一年。然而,一年期滿後,美國專利商標局卻未予授權。伍德布里奇又等了八年半,才致函美國專利商標局,提請其註意該專利申請,並解釋說他之所以拖延,是為了更好地利用專利的價值。隨後,伍德布里奇試圖修改說明書和權利要求,以涵蓋在拖延期間產生的相關創新。法院認為,伍德布里奇故意拖延,使壟斷期限與商業利潤最高的時期相吻合,從而喪失了專利的權利。法院指出:
發明人兼專利申請人故意且無正當理由地將壟斷期限的開始日期推遲到實際發明日期之後,從而推遲公眾自由享用有用發明的任何行為,都是對法規的規避,並且違背了法規的善意目的。
In 韋伯斯特電氣。公司訴斯普利特多夫電氣公司。公司。在264 US 463 (1924)一案中,申請人於1910年提交了專利申請。 1915年,為了挑起對一項近期已獲授權專利的侵權訴訟,申請人提交了一份分案申請,複製了該專利的權利要求。申請人敗訴後,修改了分案申請,增加了兩項新的權利要求,即權利要求7和權利要求8。這兩項權利要求於1918年獲得授權,並成為本案訴訟的標的。法院裁定請求項7和權利要求8無效,並指出“毫不猶豫地認為,申請人的拖延是不合理的,並且根據案卷記錄顯示的情況,構成了懈怠,導致申請人喪失了其原本可能享有的任何權利。”
聯邦巡迴法院承認了訴訟懈怠原則。 符號技術., 277 F.3d 1363, 1366–68,並首次應用於 關於博格斯案303 F.3d 1362, 1363 (Fed. Cir. 2002),其中專利權人“蓄意且持續地採取了導致專利申請和授權進程出現異常延誤的行為”,提交了十二份繼續申請,既沒有修改也沒有說明被駁回的原因,並且每次都放棄了之前的申請。
聯邦巡迴上訴法院認定,地方法院在多個方面錯誤地適用了關於訴訟懈怠的法律標準。首先,聯邦巡迴上訴法院指出,地方法院未能充分考慮所有相關情況。地方法院則表示,整體性原則並不要求法院對每項相關申請從立案到最終處理的全部訴訟歷史進行考慮。此外,地方法院隨後主要關注美國專利商標局在凱悅酒店四項涉案申請的訴訟過程中所扮演的角色,並反覆忽略或忽視了表明凱悅酒店的行為導致了不合理且無法解釋的延誤的證據。
其次,聯邦巡迴法院指出,法院並未分析證據以確定凱悅的行為是否構成專利訴訟懈怠,而是一再指責美國專利商標局(USPTO)處理凱悅申請的速度緩慢。聯邦巡迴法院表示,「USPTO的延誤不能成為上訴人自身延誤的藉口。」聯邦巡迴法院最終認定,地方法院錯誤地將分析重點放在USPTO的行為而非凱悅的行為上。
聯邦巡迴法院認定,美國專利商標局(USPTO)的訴訟時效抗辯證據和庭審中提出的論點足以將舉證責任轉移至海亞特。聯邦巡迴法院不僅認定海亞特提交專利申請的延誤時間過長,還認為海亞特採取的訴訟策略幾乎必然導致訴訟無限期延誤。因此,聯邦巡迴法院將案件發回地方法院,其目的僅限於給予海亞特機會,使其能夠根據本意見中規定的標準,就訴訟時效抗辯問題提交證據。
聯邦巡迴法院補充說,為了證明海亞特有正當理由延遲付款,他必須以優勢證據證明這一點。法院還打趣道,目前在法庭的記錄中,法院“找不到任何足以證明其合理性的理由,但出於公平考慮,海亞特有權就此問題提交證據並聽取意見。”



