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別忘了說明設備是什麼,而不僅僅是設備能做什麼。

In Bio-Rad Laboratories, Inc.訴ITC案[2020-1475, 2020-1605] (2021 年 10 月 28 日),聯邦巡迴上訴法院確認了委員會的裁定,即 10X 沒有侵犯美國專利號 9,500,664 的權利要求,但侵犯了美國專利號 9,636,682 和 9,649,635 的權利要求。

這些專利總體上涉及微流控領域,具體而言涉及微液滴的生成,特別是利用通常被稱為「晶片」的微流控裝置來生成微液滴的系統和方法。

關於第664號專利,行政法官認定,由於被控侵權晶片GB不涉及“樣品”,因此它“不包含‘樣品孔’、樣品通道、含樣品液滴或權利要求所述的‘液滴生成區域’”。聯邦巡迴上訴法院認為,該專利區分了樣本和試劑,並被指控侵權產品是與試劑而非權利要求所要求的樣本一起使用的。 10X公司和國際貿易委員會辯稱,行政法官採用了雙方商定的「樣品」的精確定義,而Bio-Rad公司的質疑實際上是針對行政法官將該定義應用於被控侵權晶片GB的實際情況,聯邦巡迴上訴法院認為,行政法官的質疑有充分的證據支持。

Bio-Rad 還辯稱,無論被控晶片 GB 中的單體溶液是否為“樣品”,權利要求中列出的結構限制均包含在被控晶片 GB 中。

聯邦巡迴上訴法院駁回了這一論點,理由有幾點。首先,目前尚不清楚Bio-Rad公司是否曾在委員會面前提出過這個論點。其次,該論點的前提是將權利要求改寫成過於簡化的形式,並刪除了所有區分所列結構的限制條件。

聯邦巡迴法院指出,發明人並未尋求對「具有三個孔和互連通道的晶片」這一廣泛權利要求的專利保護。發明者也沒有選擇基於物理特徵(例如形狀、大小、深度、位置等)來區分這些孔和通道。相反,發明人選擇基於孔和通道內部包含的材料來對其進行表徵。 “Bio-Rad公司不能以‘設備權利要求涵蓋設備是什麼,而不是設備做了什麼’這一法律原則為由,來逃避這一選擇。”

關於對第682號和第635號專利侵權認定的上訴,10X公司辯稱ITC對「液滴產生區域」的解釋有誤。然而,聯邦巡迴上訴法院認為,行政法官對「液滴生成區域」的解釋與內在證據相符,並且與ITC一樣,聯邦巡迴上訴法院駁回了10X公司試圖強加一項未經權利要求保護的限制,該限制要求通道必須直接從樣品孔延伸到液滴生成區域。

聯邦巡迴法院認為,根據行政法官的正確解釋,有充分的證據支持委員會的認定,即使用 10X 的被控晶片直接侵犯了 '664、'682 和 '635 號專利的權利要求。

關於共同侵權和誘導侵權的問題,聯邦巡迴法院認為有充分的證據支持行政法官的裁決。