不侵權判決使專利審判和上訴委員會維持專利有效性的決定上訴失去意義

In ABS Global, Inc.訴Cytonome/St, LLC, [2019-2051]（2021年1月6日），聯邦巡迴上訴法院駁回了專利審判和上訴委員會（PTAB）裁決的上訴。 雙方之間 審查結果維持了美國專利號 8,529,161 的某些權利要求的可專利性，認為「161 號專利」將來不太可能對申請人提出侵權主張。

在專利審判和上訴委員會（以下簡稱「委員會」）作出最終書面決定兩週後，地方法院部分批准了ABS公司的簡易判決動議，認定ABS公司的被控侵權產品並未侵犯第161號專利的任何權利要求。 2019年6月，在地方法院作出簡易判決近兩個月後，ABS公司就委員會的最終書面決定提起上訴。

大約三個月後，Cytonome提交了答辯狀，其中包含Cytonome律師的宣誓書，聲明Cytonome「已選擇不對地區法院關於『161專利未侵權的裁定提起上訴，並在此放棄上訴權」。 Cytonome隨後辯稱，由於其放棄了對地區法院關於ABS未侵犯‘161專利權利要求的簡易判決提出異議的權利，因此ABS缺乏根據《美國法典》第三條規定，就專利審判和上訴委員會關於‘161專利權利要求有效性的最終書面決定提起上訴所需的實際損害。

聯邦巡迴法院運用自願停止原則，認定Cytonome放棄對地區法院不侵權判決提起上訴的權利，使得ABS對IPR的上訴失去了意義。聯邦巡迴法院首先指出，Cytonome針對ABS提出的「161專利」主張不太可能再次發生。儘管Cytonome放棄上訴的宣誓書無疑比不起訴契約的範圍更窄，但事實上，Cytonome的放棄與所主張的損害「範圍一致」。

聯邦巡迴法院表示，Cytonome 的否認禁止 Cytonome 對 ABS 就涉嫌侵權產品侵犯 '161 專利權利要求提出索賠，從而允許 ABS 自由地製造、使用和銷售這些產品。

聯邦巡迴法院認為，由於 Cytonome 已證明其否認涵蓋了其所有被指控的非法行為，因此 ABS 有義務表明其正在從事或有足夠具體的計劃從事否認未涵蓋的活動。

聯邦巡迴法院認為，ABS 的 IPR 上訴已無實際意義，因為沒有足以支持繼續進行訴訟或爭議的損害。