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即使該短語出現在序言中,它仍然是一項未滿足的索賠限制。

In Simo Holdings Inc.訴香港優雲網路科技有限公司, [2019-2411] (2021 年 1 月 5 日)聯邦巡迴法院推翻了地區法院對侵犯美國專利號 9,736,689 權利要求 8 的最終判決,該判決要求賠償 8,230,654 美元,該權利要求涉及允許個人減少蜂窩網絡網絡並駁回了地區法院的權利要求,並駁回地區法院的權利要求。

爭議的焦點在於請求項8是否要求包含「非本地呼叫資料庫」。聯邦巡迴法院指出,爭議的措辭位於「包含」一詞之後,而非之前。 「包含」一詞是過渡詞之一,通常用於標記前導部分的結尾,其後的內容構成權利要求的主體。聯邦巡迴法院認為,該措辭的位置表明它是權利要求主體的一部分,如果這一定性成立,則其限定性將無可爭議。

然而,雙方當事人將爭議文字視為前言部分,僅將緊接著的六段視為權利要求的主體。但即便如此,聯邦巡迴法院也認為,爭議文字仍有限制。

聯邦巡迴法院認為,由於前言部分僅提供了所要求保護的裝置的唯一結構,因此它提供了“必要結構”,而權利要求主體部分並未定義“結構完整的發明”,這是前言部分被視為具有限制性的兩個關鍵原因。為了進一步支持其關於「前言」具有限制性的結論,聯邦巡迴法院指出,前言的開頭部分為權利要求主體中的術語提供了先驗基礎。

Simo辯稱,即使前言的某些部分具有限制性,但某些組件,包括有爭議的“非本地呼叫數據庫”,不應被視為限制性的,因為它們“對於執行前言之後規定的功能而言並非必要”。然而,聯邦巡迴法院拒絕以這種方式解讀前言,因為前言提供了所要求保護的設備的唯一結構,而且有爭議的措辭並非僅僅指明了預期用途或功能屬性,而是「與前言的其餘部分交織在一起」。

聯邦巡迴上訴法院駁回了地區法院關於權利要求8不需要「非本地呼叫資料庫」的結論。決定性問題在於短語「多個記憶體、處理器、程式、通訊電路、儲存在已訂閱的身份識別模組(SIM)卡上和/或記憶體中的認證資料以及非本地呼叫資料庫」。聯邦巡迴上訴法院指出,地區法院將該短語末尾附近的“和”理解為“和/或”,錯誤地認為“多個”僅要求從所有已識別的項目(存儲器、處理器等)中選擇“至少兩個”。聯邦巡迴上訴法院則認為,「多個」要求權利要求8中爭議短語所列的每個項目至少有兩個。

既然已認定非本地通話資料庫是必要要素,則應撤銷侵權認定,並作出不侵權的簡易判決。