跳至主要內容

智慧財產權禁止反言:沒機會就別想再嘗試。

In Network-1 Technologies, Inc.訴惠普公司[2018-2338、2018-2339、2018-2395、2018-2396](2020 年 9 月 24 日),聯邦巡迴上訴法院部分維持、部分推翻了地區法院的權利要求解釋,並將案件發回重審;撤銷了地區法院關於解決有效性的要求,並將法院關於不當案件要求擴大了地區法院的有效性。

美國專利號 6,218,930,標題為“透過 10/100 交換乙太網路遠端供電存取設備的裝置和方法”,公開了一種裝置和方法,使電子設備能夠自動確定遠端設備是否能夠透過乙太網路接受遠端供電。

在上訴中,Network-1辯稱地方法院錯誤地解釋了權利要求中的「低電流」和「主電源」這兩個術語,並認為這一錯誤使其有權就侵權問題獲得新的審判。聯邦巡迴上訴法院同意地方法院對「主電源」的解釋有誤,並認為由於這一錯誤,Network-1有權就侵權問題獲得新的審判。

在上訴中,惠普公司辯稱,地區法院錯誤地准予了關於930號專利有效性的初步裁定,理由是其認定惠普公司因加入Avaya的IPR程序而受到35 USC § 315(e)的禁止反言約束,不得提出顯而易見性異議。地方法院認為,惠普公司完全可以在加入的IPR程序中提出無效性論點。地方法院指出,允許惠普公司提出「其在IPR程序中選擇不提出的論點,將使其獲得第二次機會,並使其能夠享受IPR程序帶來的好處,而無需承擔實質性禁止反言的負面影響」。

聯邦巡迴法院首先指出,根據《美國法典》第35編第315(e)條,當事人僅在最終書面裁決中,才被禁止基於其在雙方復審程序(IPR)期間「已提出或合理可能提出」的理由對權利要求提出異議。然而,聯邦巡迴法院指出,由於加入複審程序的當事人不能提出除已提出的理由之外的其他理由,因此該當事人並非依法被禁止提出其他無效理由。

事實上,惠普最初試圖加入 IPR 並提出其他理由,但被專利審判和上訴委員會駁回,這是正確的。惠普第二次嘗試僅基於已提出的理由加入 IPR,才獲得了批准。

因此,由於像惠普這樣的當事人加入IPR程序後不能提出任何新的抗辯理由,它並不因此而喪失對IPR程序中未實際提出的理由的抗辯權。聯邦巡迴法院指出,第一次抗辯被駁回後,第二次抗辯並非獲得第二次機會。由於有未決的新審判請求,聯邦巡迴法院將案件發回重審,而非直接推翻原判。

惠普公司在上訴中辯稱,Network-1在重新頒發專利時增加了兩項從屬權利要求,不當擴大了它們所依賴的原始權利要求的範圍。聯邦巡迴上訴法院駁回了增加從屬權利要求會擴大基礎獨立權利要求的觀點,因此維持了地區法院關於權利要求6並未被不當擴大的裁定。

閱讀更多關於智慧財產權禁止反言的內容。