In Facebook公司訴Windy City Innovations有限責任公司[2018-1400、2018-1401、2018-1402、2018-1403、2018-1537、2018-1540、2018-1541](2020 年 9 月 4 日),聯邦巡迴並撤銷法院審查了IPR2016-01156 和 IPR2016-01159 中對第 245 號和第 657 號專利作出的最終書面決定,維持了專利審判和上訴委員會在 IPR2016-01158 中對第 552 號專利作出的最終書面決定,並部分維持了專利審判和上訴委員會第 6511631616161613161631613613616316316363136316362137637637636376329年專利。號專利作出的最終書面決定;駁回了 Facebook 對專利審判和上訴委員會關於第 356 號專利權利要求 14 和 33 的最終書面決定的上訴,認為該上訴已無意義。
Windy City Innovations公司提起訴訟,指控Facebook侵犯了其美國專利號8,458,245、8,694,657、8,473,552和8,407,356(簡稱「356號專利」)。 245號、657號、552號和356號專利的說明書內容相同,均要求優先權,且均涉及透過電腦網路進行通訊的方法。
在收到芝加哥市的投訴整整一年後,Facebook及時提出了請願。 雙方之間 每項專利的若干權利要求進行複審(“IPR”)。當時,Windy City尚未明確其主張的具體權利要求。專利審判和上訴委員會(PTAB)對每項專利啟動了IPR程序。
在芝加哥公司向地區法院明確其主張的權利要求後,Facebook針對第245號和第657號專利的附加權利要求提交了兩份新的IPR申請,並同時提交了加入已啟動的針對這些專利的IPR程序的動議。在提交這些申請時,《美國專利法》第315(b)條規定的一年時效已過,但專利審判和上訴委員會(PTAB)仍然啟動了Facebook的兩份新的IPR程序,批准了Facebook的加入動議,並終止了這兩份新的IPR程序。
專利審判和上訴委員會(以下簡稱「委員會」)做出了喜憂參半的裁決。委員會認為,Facebook已透過優勢證據證明部分被質疑的權利要求因顯而易見而無法獲得專利,但未能證明其他權利要求也同樣顯而易見。委員會認定無法獲得專利的許多權利要求僅在後期提交的複審申請中受到質疑。 Facebook提起上訴,而Windy City則就委員會關於顯而易見性的認定以及委員會允許Facebook將其新的IPR複審申請併入現有IPR複審申請並在合併程序中加入新權利要求的合併決定提起交叉上訴。
聯邦巡迴上訴法院認為,專利審判和上訴委員會(以下簡稱「委員會」)在允許Facebook加入其已作為當事方的訴訟程序中存在錯誤,並且允許Facebook透過該加入程序向雙方複審程序(IPR)中添加新的權利要求也存在錯誤。由於新權利要求的加入不當,委員會撤銷了委員會就這些權利要求所做的最終書面決定。然而,聯邦巡迴上訴法院無權審查委員會受理的兩份遲交複審申請,因此將這兩份申請發回委員會,要求其考慮終止這些程序是否最終解決了這兩份申請。
聯邦巡迴上訴法院首先駁回了Facebook關於專利審判和上訴委員會(以下簡稱「委員會」)的合併申請決定不可複審的論點。聯邦巡迴上訴法院指出,第315(c)條的明確措詞要求做出兩項不同的決定。首先,該法條要求委員會主任確定合併申請人的IPR申請是否「符合」第314條規定的啟動程序。聯邦巡迴上訴法院表示,無論出於時效性考慮,還是為了評估申請人是否有可能勝訴,它都無權審查這項決定。
其次,為了實現合併,第315(c)條要求局長行使自由裁量權,決定是否將申請人「作為當事人」加入訴訟。該法條明文規定,合併決定由局長作出。 後 認定申請書是否值得立案,進而影響IPR程序的進行方式。合併申請決定是獨立於初步決定之後所做的決定。第314(d)條或任何其他法規均不推翻聯邦巡迴上訴法院對該合併申請決定具有管轄權的強有力推定。
風城公司辯稱,第315(c)條並未授權同一當事人加入複審程序,也未授權加入與專利性相關的實質新問題,例如新的權利要求或新的理由。 Facebook對這兩點都提出異議,認為第315(c)條授權同一當事人加入複審程序,且未禁止加入新的問題。聯邦巡迴上訴法院同意風城公司的上述兩點。第315(c)條的明確文本並未授權同一當事人加入複審程序,也未授權加入新的問題。從法律條文來看,第315(b)條闡明了「不得提起IPR」的時效限制。 35 USC § 315(b)。但第315(b)條包含一項針對時效限制的特定例外。根據其自身規定,“時限……不適用於根據第 (c) 款提出的加入請求。”第 (c) 款規定,在啟動雙方審查程序後,局長可酌情“將”任何已根據第 311 條提交申請的人“加入”“作為該雙方審查程序的當事人”,而局長……認定該申請“需要根據第 314 條。
聯邦巡迴法院認為,第315(c)條的明確含義並未授權合併兩個程序,也未授權局長將某人加入其已作為當事人的程序。聯邦巡迴法院認為,委員會對第315(c)條的解釋與該法條的明確含義相悖,原因有二。聯邦巡迴法院指出,第315(c)條的措詞僅授權局長將某人作為當事人加入已啟動的IPR程序。該措辭並未授權被加入的當事人將其新程序中的新問題引入現有程序。第315(c)條授權的是將某人作為當事人加入,而非「合併」兩個程序。



