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發明權,與權利要求不同,是「一紙空文」。

In Egenera公司訴思科系統公司[2019-2015, 2019-2387](2020 年 8 月 28 日),聯邦巡迴法院維持了地區法院的權利要求解釋,但基於司法禁止反言撤銷了美國專利號 7,231,430 的無效判決,並將案件發回重審。

在權利要求解釋之前,在 雙方之間 在復審程序中,Egenera公司另行向美國專利商標局(USPTO)提出申請,要求從「430號專利」中移除列出的11位發明人之一(該發明人的存在使得Egenera公司無法確定所引用現有技術的生效日期)。在地區法院對權利要求進行解釋並就發明人資格進行審理後,Egenera公司請求地區法院將該被移除的發明人重新列入專利(因為該被移除的發明人被認定為其中一項權利要求限定的構思者)。地方法院認定,司法禁止反言原則阻止Egenera公司重新列出該發明人,並裁定「430號專利」因未列明所有發明人而無效。

《專利法》允許透過向局長提出申請(35 USC § 256(a))或根據法院命令(參見§ 256(b))來更正發明人名單。此外,如果發明人身分可以更正,則專利不能被宣告無效。

聯邦巡迴法院指出,其先例規定,第256條中的“錯誤”包括“各種類型的錯誤——無論出於誠實還是惡意”,而不僅僅是無意的錯誤。第256條是一項補救條款,旨在防止在可以糾正錯誤的情況下導致法律無效;正是這些不當行為規則在欺詐行為發生時提供了一道安全閥。

聯邦巡迴法院認為,第256條並未將「經過深思熟慮的行為」甚至「欺騙意圖」排除在「錯誤」的含義之外。 「錯誤」只是指發明人名單的錯誤列出。

當地地方法院裁定,Egenera 公司在經過審判確定舒爾特先生是發明人後,因發明人身份不當而使專利無效,因此 Egenera 公司不得再將舒爾特先生的名字添加到專利中。

司法禁止反言是一項衡平法原則,它禁止訴訟當事人採取與先前訴訟程序中已成功主張的立場相矛盾的訴訟立場。該原則的目的是維護司法程序的公正性。法院會審查以下方面:

  1. 一方先前的立場和後來的立場是否“明顯不一致”,即“相互排斥”
  2. 該方是否「成功說服法院接受」先前的立場
  3. 如果不受禁止反言的限制,一方是否會「獲得不公平的優勢或對另一方造成不公平的損害」。

由於發明人身分是一個複雜的法律結論,取決於權利要求的解釋,因此,在進行權利要求解釋後,聯邦巡迴法院認為更正發明人身分並不矛盾。因此,地方法院認定存在明顯不一致立場這一要素的第一個條件成立是錯誤的。

聯邦巡迴法院也認定Egenera公司不符合第二個因素,從而說服法院接受了先前的立場。聯邦巡迴法院指出,促使美國專利商標局撤銷發明人資格的過程並沒有任何說服行為。最後,聯邦巡迴法院認定Egenera公司並未獲得任何不公平優勢。

聯邦巡迴法院認定地方法院在每個因素上都存在法律錯誤,並裁定地方法院濫用自由裁量權適用司法禁止反言,撤銷地方法院的無效判決和相應的費用裁定,並將案件發回重審。

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