在審查IPR程序中修改後的權利要求時，PTAB並不限於第102條和第103條的規定。

底線在前：

聯邦巡迴法院認為，PTAB 在 IPR 中考慮修改或替代權利要求時可以考慮第 101 條（毫無疑問也可以考慮第 112 條）。

Uniloc 2017 LLC v. Hulu, LLC：

In Uniloc 2017 LLC v. Hulu, LLC, [2019-1686] （2020 年 7 月 22 日）聯邦巡迴上訴法院維持了專利審判和上訴委員會駁回 Uniloc 2017 修改動議的決定，理由是替代權利要求根據 35 USC 101 不具有可專利性。

在雙方複審程序（IPR）期間，專利權人可以提交一份修改專利的動議，撤銷任何被質疑的專利權利要求，並針對每一項被質疑的權利要求提出合理數量的替代權利要求。 § 316(d)(1)。 IPR結束後，局長將簽發一份證書，其中包含任何新的或修改後的權利要求。 被認定為可申請專利 納入專利。 § 318(b)。

在最終書面決定中，專利審判和上訴委員會 (PTAB) 除了解釋為什麼被質疑的原始權利要求不具備專利性之外，還駁回了 Uniloc 修改權利要求的動議，並得出結論：Hulu 已通過優勢證據證明，替代權利要求指向 35 USC § 101 規定的非法定主題。

專利審判和上訴委員會駁回修改動議的唯一理由是不符合資格。

聯邦巡迴法院駁回了該案已無實際意義的論點，並考慮了專利審判和上訴委員會是否有權審查擬議替代權利要求的第 101 條資格，最終得出結論，專利審判和上訴委員會依法有權評估 Uniloc 擬議的替代權利要求是否符合第 101 條的資格，並在認定權利要求不符合資格後，駁回了修改動議。

Uniloc辯稱，根據第311(b)條的規定，專利審判和上訴委員會（PTAB）在審查擬議替代權利要求時，其審查範圍僅限於新穎性或顯而易見性。然而，聯邦巡迴上訴法院認為，PTAB的結論是正確的，即其在審查擬議替代權利要求時，不受第311(b)條的限制。
IPR，並且可能會考慮第 101 條的資格。

聯邦巡迴法院表示，這項決定得到了IPR法規的文本、結構和歷史的支持，這些都表明國會的明確意圖是允許PTAB對擬議的替代權利要求進行比§ 311(b)中規定的依據更廣泛的審查。

聯邦巡迴上訴法院指出，IPR法規明確且反覆地要求專利審判和上訴委員會（PTAB）確定擬議替代權利要求的「可專利性」。聯邦巡迴上訴法院認為，國會並非意圖透過第311條將PTAB對擬議替代權利要求的審查限制於第102條和第103條規定的新穎性和顯而易見性，因為第311條僅限於審查現有專利權利要求，而非擬議權利要求。聯邦巡迴上訴法院指出，IPR法規的結構和立法歷史支持這一結論，因為第311條適用於程序的申請階段，而非單獨的裁決階段條款，例如第316條。最後，聯邦巡迴上訴法院在IPR法規的立法歷史中找到了佐證。