董事會應糾正明顯的索賠錯誤，以便對案件實質內容作出決定。

In Fitbit公司訴Valencell公司[2019-1048]（2020 年 7 月 8 日），聯邦巡迴上訴法院撤銷了專利審判和上訴委員會 (PTAB) 的決定，即美國專利號 8,923,941 的權利要求 3 – 5 在產生包含生理和運動相關資訊的資料輸出的方法上並非不可授予專利。

專利審判和上訴委員會認為，僅憑其駁回 Fitbit 對「應用程式專用介面 (API)」一詞的解釋，權利要求 3 並非不具備可專利性。本委員會並未基於顯而易見性的理由審查權利要求 3 的可專利性。

聯邦巡迴上訴法院同意專利審判和上訴委員會的解釋，駁回了 Fitbit 更廣泛的解釋。但聯邦巡迴上訴法院指出，應用程式專用介面和應用程式介面之間的區別可能並不重要。

專利審查委員會並未基於所主張的顯而易見性理由審查權利要求3的可專利性。委員會認為，透過駁回Fitbit關於「應用程式專用介面（API）」含義的立場，可專利性審查已經結束，並透過最終書面決定認定權利要求3並非不可專利。

聯邦巡迴上訴法院認為，專利審判和上訴委員會（以下簡稱「委員會」）認定，由於其未採納Fitbit的權利要求解釋，因此已就專利性問題作出裁決，這是錯誤的。在未對所主張的顯而易見性理由作出認定的情況下，僅憑最終書面決定就認定權利要求3“並非不可授予專利”，是不恰當的。

關於權利要求4和5，專利審查委員會在其最終書面決定中認定權利要求4和5並非不可授予專利，理由是委員會無法確定權利要求的含義，因為“本申請”一詞缺乏先例依據。委員會沒有適用引用的現有技術文獻（這些文獻中已有證據和論證），而是聲稱權利要求的含義是「推測性的」。

雙方一致認為，缺乏先例依據是由於權利要求重新編號錯誤所致，而專利審查委員會拒絕更正該錯誤。聯邦巡迴上訴法院指出，儘管專利審查委員會聲稱權利要求的預期含義“存在合理爭議”，但法院並未發現任何爭議。相反，本案雙方對錯誤及其更正均達成協議。專利審查委員會拒絕接受雙方的一致立場並更正權利要求4依賴權利要求3的錯誤，這是錯誤的。更正後，因「本申請」缺乏先例依據而駁回權利要求4和5的理由將不復存在。

聯邦巡迴法院認為，該機構將此錯誤作為專​​利性最終書面決定的依據，並非合理的解決方案，也不符合該機構解決專利性問題的職責。

聯邦巡迴上訴法院先前曾敦促專利審判和上訴委員會（PTAB）即使在權利要求難以解釋的情況下也應作出裁決。在本案中，法院更進一步，要求委員會修正權利要求中顯而易見的缺陷，而不是迴避對案情實質作出裁決。