聯邦巡迴法院取消對粉筆鉛筆的保護
In Lanard Toys Limited訴Dolgencorp LLC, [2019-1781]（2020 年 5 月 14 日），聯邦巡迴法院維持了對被告的簡易判決，駁回了 Lanard 提出的侵犯美國專利號 D671167、侵犯版權登記號 VA 1-794-458、侵犯商業外觀以及違反成文法和普通法的不正當競爭的索賠。
被告在設計其產品時使用了 Lanard 粉筆鉛筆作為「參考樣品」。
拉納德提起訴訟，理由如下：
- 版權侵權
- 設計專利侵權
- 商業外觀侵權
- 聯邦和州法律規定的成文法和普通法上的不當競爭。
針對所有訴訟請求的簡易判決交叉動議，地區法院准予被告的動議，裁定被告的產品不侵犯 D167 專利，'458 版權無效且 Ja-Ru 的產品不侵犯該版權，Ja-Ru 的產品不侵犯 Lanard 的商業外觀，並且 Lanard 的不正當競爭訴訟請求不成立，因為其其他訴訟請求也不成立。
判斷設計專利是否被侵權是一個兩步驟測試：
- 法院首先對訴訟請求進行解釋，以確定其含義和範圍。
- 然後，事實認定者將正確解釋的權利要求與被控侵權設計進行比較。
在比較專利設計和被控侵權設計時，採用「普通觀察者」測試—— 即如果一個普通觀察者在給予消費者通常的關注後，認為兩種設計實質相同，且這種相似性足以欺騙該觀察者，使其誤以為其中一種是另一種而購買，則構成侵權。侵權分析必須將涉嫌侵權產品與專利設計進行比較，而不是與商業實施方案進行比較。
上訴中，蘭納德首先辯稱，地方法院在解釋權利要求時犯了錯誤，因為它基於功能性和缺乏新穎性而排除了設計中的某些元素。其次，蘭納德辯稱，法院在侵權分析中犯了錯誤，因為它逐個元素進行比較，而不是比較整體設計。第三，蘭納德辯稱，法院使用了已被駁回的「新穎性要點」檢驗方法來評估侵權行為。
聯邦巡迴法院表示，如果一項設計包含功能性和非功能性元素，則必須解釋權利要求的範圍，以確定專利中所示的設計的非功能性方面，並認為地方法院「完全」遵循了其權利要求解釋指令。
為了明確受保護標的的範圍，法院考慮了該設計的功能特徵，以及書寫工具整體的功能用途，包括其比例，並考慮了“錐形部分”、“細長主體”、“箍環”、“橡皮擦”的功能、“該設計作為書寫工具的功能用途”、“設計的整體厚度”以及“錐形末端的圓形開口”。地方法院細緻地考慮了每個功能元素的裝飾性方面，包括「橡皮擦的柱狀形狀、箍環的特定凹槽外觀、錐形部分的平滑表面和筆直的錐度，以及這些元素彼此之間的特定比例」。
聯邦巡迴法院指出，地區法院考慮了其指示，即指出「所要求保護的設計與被控設計和現有技術相關的各種特徵」是有幫助的，並考慮了審查員在D167專利正文中引用的眾多現有技術參考文獻，以及被告指出的其他設計，所有這些設計都指向鉛筆的形狀和設計。因此，地區法院認定，“拉納德的設計與現有技術的整體外觀的區別僅在於其各個元素之間的精確比例、箍環的尺寸和裝飾，以及錐形末端的特定尺寸和形狀。”
這樣做，地區法院詳細闡述並駁回了 Lanard 試圖通過將“其設計的粉筆架功能”引入權利要求的解釋中來將其專利與現有技術區分開來的嘗試。
聯邦巡迴法院指出，法院注意到拉納德的問題在於，設計上的相似之處源自於設計中那些功能性或已在現有技術中得到充分驗證的面向。地區法院認為，“普通觀察者的注意力會被所要求保護的設計中與現有技術不同的方面所吸引，從而使專利設計與被控侵權設計之間的區別顯而易見。”
根據所提出的證據，地區法院認為，任何理性的事實認定者都不可能認為，考慮到現有技術，普通觀察者會認為被控侵權設計與專利設計相同。
聯邦巡迴上訴法院駁回了拉納德的論點，即地方法院進行的並非對整體設計和外觀的比較，而是逐項比較。聯邦巡迴上訴法院指出，雖然「普通觀察者」測試並非逐項比較，但它也並未忽略設計可以而且通常確實兼具功能性和裝飾性這一事實。根據「普通觀察者」測試，法院必須考慮裝飾性特徵並分析其對整體設計的影響。聯邦巡迴上訴法院認為，地方法院正是這樣做的，並指出，在比較專利的整體設計與被告產品的整體設計時，法院必然考慮了每個要素的裝飾性差異將如何影響普通觀察者對整體設計的感知。
地區法院將分析的重點重新放在了正確的背景上——裝飾差異對整體設計的影響——並得出結論：“專利設計與被指控侵權設計之間的差異具有更重要的意義。”
聯邦巡迴上訴法院也不同意拉納德的觀點，即法院在其侵權分析中恢復了「新穎性要點」檢驗標準。聯邦巡迴上訴法院表示，雖然它確實否定了「新穎性要點」檢驗標準可以作為獨立於其他檢驗標準之外的外觀設計專利侵權檢驗標準的觀點，但它補充說，它從未質疑過在現有技術背景下考慮專利設計和被控侵權設計的重要性。聯邦巡迴上訴法院最終認為，地區法院正確地平衡了考慮新穎性要點的必要性與關注普通觀察者如何看待整體設計之間的關係。
聯邦巡迴法院認為 Lanard 的立場站不住腳，因為它試圖排除任何鉛筆形狀的粉筆架，從而將 D167 專利的範圍遠遠擴大到受法律保護的「新的、原創的和裝飾性的設計」之外。
關於版權問題，聯邦巡迴法院同意地區法院的觀點，即粉筆架是一種實用物品，並同意被告的觀點，即蘭納德公司未能指出其版權設計中包含的任何獨立於實用粉筆架本身的特徵，而蘭納德公司僅僅試圖對該實用物品本身主張版權保護。聯邦巡迴法院指出，蘭納德公司實際上是在試圖對鉛筆形粉筆架的任何及所有表達形式主張版權保護，但版權保護並不延伸至「想法」。 （參見美國法典第17編第102(b)條）
關於商業外觀侵權問題，聯邦巡迴法院首先概述了侵權訴訟的構成要件。原告若要贏得商業外觀侵權訴訟，必須證明三件事：
- 兩種產品的外觀設計極為相似，容易造成混淆。
- 商業外觀的特質主要不具備功能性。
- 該商品外觀已獲得第二含義。
地方法院認定，蘭納德公司未能提供充分證據證明其粉筆產品已獲得第二意義。蘭納德公司僅依賴被告的抄襲行為及其自身的銷售情況作為第二意義的證據，而地方法院認為這些證據「嚴重不足以」證明第二意義的存在。蘭納德公司從未提出任何證據或論點來區分最終用戶與批發商和零售商店，也未提供任何證據證明其透過銷售團隊推廣產品。聯邦巡迴上訴法院認為，根據現有記錄，地方法院駁回蘭納德公司關於商業外觀侵權的訴訟請求並作出簡易判決是正確的。