轉讓人禁止反言原則不能使在IPR程序中被宣告無效的專利恢復效力，但可以避免專利在地區法院受到挑戰。

In Hologic公司訴Minerva Surgical公司 [2019-2054, 2019-2081] （2020年4月22日），聯邦巡迴上訴法院維持了地區法院的裁決，即轉讓人禁止反言原則並不妨礙轉讓人依賴法院對專利審判和上訴委員會最終裁決的維持，該最終裁決宣告所主張的專利權利要求無效。 當事人之間 審查程序，以及地區法院的簡易判決，即轉讓人禁止反言原則禁止轉讓人在地區法院主張已轉讓的第二項專利無效。

Hologic 和 Cytyc 起訴 Minerva Surgical 侵犯其美國專利號 6,872,183 和 9,095,348 的某些權利要求，這些專利涉及子宮內膜消融術的手術方法和器械。 Csaba Truckai 先生發明了這項技術，並將專利權轉讓給了 NovaSure 公司，後來被 Cytyc 收購。 Truckai 離開 NovaSure 公司後，創立了 Minerva 公司，並開發了與之競爭的技術。

Minerva公司就這兩項專利均提起了IPR（雙方複審程序），但只有針對第183號專利的IPR被接受。聯邦巡迴上訴法院維持了原判，認定該專利的權利要求不具備可專利性。由於第183號專利已被宣告無效，地方法院拒絕就該專利判決損害賠償或禁制令。地方法院判決Minerva公司就第358號專利的侵權行為支付損害賠償。

聯邦巡迴法院審查了轉讓人禁止反言原則的歷史，並指出該原則有其限制。法院指出，雖然受禁止反言原則約束的當事人“不能質疑”涉案專利的有效性，但“轉讓人禁止反言原則並不限制其以其他方式進行辯護的能力”，包括“主張專利權人本身也因先前訴訟中被認定無效的專利而受到附帶禁止反言原則的約束”。基於我們的先例及其對轉讓人禁止反言原則的限制，聯邦巡迴法院得出結論，轉讓人禁止反言原則並不妨礙 Minerva 公司援引 Ho-logic 案的判決來主張第 183 號專利權利要求自始無效。

聯邦巡迴法院注意到Hologic公司在此案中似乎受到了不公平對待，並指出，儘管Minerva公司在地區法院會被禁止質疑第183號專利權利要求的有效性，但它卻能夠在IPR程序中質疑這些權利要求的有效性，從而規避了轉讓人禁止反言原則。根據《美國發明法案》（AIA）和聯邦巡迴法院的先例，Minerva公司有權這樣做。

雖然聯邦巡迴法院理解了 Hologic 的困境，但它仍然認為，地區法院在認定 Hologic 侵犯了 '183 專利後，拒絕 Hologic 請求的禁令救濟和金錢賠償並沒有濫用自由裁量權。

關於第348號專利，聯邦巡迴法院拒絕了米內瓦公司提出的「完全放棄」轉讓人禁止反言原則的請求。儘管聯邦巡迴法院承認轉讓人禁止反言並非一項可自動適用的廣泛衡平法手段，但它同意地區法院的觀點，即本案的衡平法原則有利於適用該原則。聯邦巡迴法院認為本案的事實與…類似。 鑽石科學, 酢漿草以及其他一些案例，例如發明者向其雇主執行廣泛的授權，離開其雇主，創立或在競爭公司中擔任控制角色，並直接參與被指控的侵權行為。

由於地方法院在適用轉讓人禁止反言原則時沒有濫用自由裁量權，聯邦巡迴法院維持了地區法院關於第 348 號專利不存在無效性的簡易判決。