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即使侵權案件因已無實際意義而被駁回,也算是勝利。

在 Dragon Intellectual Property v. Dish Network 一案中, [2019-1280, 2019-1284] (2020 年 4 月 21 日),聯邦巡迴上訴法院撤銷了根據第 285 條拒絕支付律師費的裁決,並將案件發回重審,因為地方法院錯誤地認定上訴人不是勝訴方。

Dragon Intellectual Property, LLC 另行起訴 DISH、SXM 和其他八名被告,指控其侵犯了美國專利號 5,930,444 的權利要求。 DISH 提交了一份請願書,尋求 當事人之間 專利審判和上訴委員會對第444號專利進行了審查,隨後批准了SXM的加入申請。地方法院中止了針對DISH和SXM的訴訟程序,等待雙方復審程序(IPR)的解決,但繼續對其他八名被告進行權利要求解釋。

在地區法院進行請求項解釋後,Dragon、DISH、SXM 和其他八名被告同意不侵權。地方法院基於其權利要求解釋裁定和各方的同意,作出有利於所有被告(包括 DISH 和 SXM)的不侵權判決。隨後,DISH 和 SXM 根據《美國法典》第 35 卷第 285 條和第 28 卷第 1927 條提出律師費動議。但在動議解決之前,Dragon 對地區法院的不侵權判決和專利審判和上訴委員會關於權利要求無效的最終書面決定均提起上訴。此前,聯邦巡迴上訴法院維持了雙方複審程序(IPR)的裁決,並以案件已無實際意義為由駁回了不侵權的上訴。在發回重審後,Dragon 以案件已無實際意義為由提出撤銷不侵權認定的動議,地區法院準許了該動議,但保留了對律師費動議的管轄權。

地方法院同意DISH和SXM在與Dragon的訴訟中“取得了勝利”,但認為DISH和SXM均非勝訴方,因為它們並未獲得“實質性救濟”。地方法院也補充道,「在其他法院勝訴並不能作為地區法院律師費的依據」。

聯邦巡迴上訴法院表示,即使案件因程序性原因而非實體問題被駁回,被告仍可被視為勝訴方。根據其在BE Technology案的判決,聯邦巡迴上訴法院認定DISH和SXM為勝訴方。因此,法院撤銷了地區法院駁回上訴人依據《美國法典》第35編第285條提出的律師費動議的裁定,並將案件發回重審。

聯邦巡迴上訴法院拒絕了上訴人提出的關於35 USC § 285規定的律師費是否可以包括雙方複審程序(IPR)費用的請求。聯邦巡迴上訴法院指出,“我們認為《專利法》中沒有依據允許根據§ 285規定,就上訴人自願進行的雙方復審程序所產生的工作授予律師費”,但仍將案件發回地方法院進行初步裁定。