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在設計專利案件中,主要參考文獻的選擇是一個事實問題,不應透過簡易判決予以解決。

In Spigen Korea Co. Ltd.訴Ultraproof, Inc.[2019-1435, 2019-1717] (2020 年 4 月 17 日)聯邦巡迴上訴法院推翻了對三項被主張的設計專利無效的簡易判決——美國設計專利號 D771,607、D775,620 和 D776,648,均涉及手機殼——因為地方法院在簡易判決中解決了實質性事實的真實爭議。

'607 號專利的圖 3 – 5 說明了所要求保護的設計:

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第 620 號專利放棄了第 607 號專利中的某些要素。第 620 號專利的圖 3 至圖 5 說明了所要求保護的設計:

圖1 | 智慧財產權律師事務所 | 充分利用智慧財產權

最後,第648號專利放棄了第607號和第620號專利中的大部分內容。第648號專利的圖3-5顯示了所要求保護的設計:

圖4 | 智慧財產權律師事務所 | 充分利用智慧財產權

Ultraproof 提交了一份關於設計專利無效的簡易判決動議,認為根據主要參考文獻,即美國外觀設計專利號 D729,218 和美國設計專利號 D772,209,這些設計在法律上是顯而易見的。

Spigen 認為,關於「218 專利」是否為適當的主要參考文獻存在實質性的事實爭議,從而排除了簡易判決的可能性,聯邦巡迴法院對此表示同意。

對於設計專利而言,判斷其是否顯而易見的最終標準是:對於設計同類產品的一般技術人員來說,所要求保護的設計是否顯而易見。這項判斷屬於法律問題,需要基於事實認定。其中一個事實問題是:現有技術設計是否符合「主要參考」的定義。

「主要參考」是指能夠產生與所要求保護的設計基本相同視覺印象的單一參考。要構成基本相同,爭議設計在整體視覺外觀上不能有實質差異。如果需要對設計進行「重大修改」才能使其外觀與所要求保護的設計相似,則這兩個設計並非「基本相同」。然而,設計上的「細微差異」並不一定排除「基本上相同」的結論。

雖然審判法官幾乎可以憑直覺判斷兩種設計是否基本上產生相同的視覺效果,但在簡易判決階段,審判法院無權自行認定事實。因此,如果根據現有證據,一個理性的陪審團可能做出有利於非動議方的裁決,則審判法院必須按兵不動,駁回以顯而易見為由提出的簡易判決動議。

圖5 | 智慧財產權律師事務所 | 充分利用智慧財產權

聯邦巡迴法院認定,對於「218 號專利是否與 Spigen 的設計專利基本相同,從而成為適當的主要參考文獻,存在實質性的事實爭議。

聯邦巡迴上訴法院推翻了地區法院關於該判決無效的簡易判決,並將案件發回重審。