專利審查委員會可以識別修改後權利要求的可專利性方面的新問題；但必須通知各方。

In 耐吉公司訴阿迪達斯股份公司, [2019-1262] （2020 年 4 月 9 日）聯邦巡迴上訴法院確認了專利審判和上訴委員會的裁決，即耐吉未能證明其對替代權利要求 47-50 存在長期需求，但撤銷了委員會關於替代權利要求 49 顯而易見性的決定，因為委員會沒有就其不可專利性理論向耐吉發出通知。

該案涉及美國專利號7,347,011，該專利公開了一種鞋類產品，其鞋面為紡織品，由採用任意數量的經編或緯編工藝製成的針織織物製成。該案係先前聯邦巡迴上訴法院部分維持、部分撤銷專利審判和上訴委員會駁回耐吉公司修改專利動議的裁決後發回重審的上訴。耐吉公司再次就其提交替代權利要求47-50的動議被駁回一事提起上訴。

替代權利要求49描述了一種針織織物鞋面，其包含可用於穿鞋帶的“孔”，這些孔是通過在針織織物中“省略針腳”而形成的。阿迪達斯反對替代權利要求49，認為其顯而易見，可結合三項現有技術文獻：美國專利號5,345,638（Nishida）、美國專利號2,178,941（Schuessler I）和美國專利號2,150,730（Schuessler II），尤其指出Nishida 而省略了替代權利要求的「腳」則是「省略腳」而「省略腳」的「腳」則是「省略腳」構成的腳針49」。專利審查委員會認為，Nishida並未公開權利要求49中所述的省略針腳而形成的孔，但本案中另一份現有技術文獻表明，透過跳過針腳來形成孔是一種眾所周知的技術。

耐吉公司沒有機會對此裁決提出異議，遂提起上訴。聯邦巡迴上訴法院裁定，委員會可以… 蘇阿邦特 根據現有技術，確定擬議替代權利要求是否存在可專利性問題。如果審查委員會認為存在可專利性問題，則應審查審查委員會是否認為有可專利性問題。 蘇阿邦特 如果發現擬議替代權利要求存在可專利性問題，則必須在根據 35 USC § 318(a) 作出最終決定之前，提供該問題的通知，並給予各方回應的機會。

由於本案涉及修改動議，聯邦巡迴上訴法院認為，專利審判和上訴委員會不應受限於申請人在其申請書或反對修改動議的文件中提出的論點和理論。然而，聯邦巡迴上訴法院將委員會在確定擬議替代權利要求的可專利性時是否可以參考IPR記錄之外的內容這一問題留待日後審理。

儘管委員會被允許提出基於以下方面的專利性理論 斯賓塞《行政程序法》的通知條款和聯邦巡迴法院的判例法要求委員會發出通知，說明其打算依據 斯賓塞 並給予各方在作出最終決定前作出回應的機會，該最終決定依據 斯賓塞根據《行政程序法》，“有權獲得機構聽證會通知的人應及時被告知所主張的事實和法律”，5 USC § 554(b)(3)，並且該機構“應給予所有相關方機會……提交和考慮事實[和]論點”，同上，§ 554(c)(1)。