移除不當，因為商業機密主張未必引發所有權問題。
In Intellisoft有限公司訴宏碁美國公司[2019-1522]（2020 年 4 月 3 日），聯邦巡迴上訴法院推翻了地區法院拒絕將案件發回州法院的決定，撤銷了地區法院的判決，並將案件發回地區法院，指示其將訴訟發回加州法院。
據稱，Intellisoft Ltd. 根據保密協議（「NDA」）與宏碁分享了有關電腦電源管理技術的商業機密。此保密協議僅允許宏碁使用這些「機密資訊」來「直接推進」對 Intellisoft 產品授權的評估。
Intellisoft 聲稱，其發現宏碁申請了一項專利，該專利包含了 Intellisoft 的商業機密，並獲得了美國專利號 5,410,713（以及相關專利 5,870,613、5,884,087 和 5,903,765）。 Intellisoft 已在加州法院起訴宏碁。
宏碁提出反訴，聲稱Intellisoft的發明人比爾曼並非「713專利族」的發明人，並將案件從州法院移送至州法院。 Intellisoft要求將案件發回州法院，理由是無需解決專利問題即可確定其商業機密主張。地區法院駁回了Intellisoft的動議，並就Intellisoft依據州法律提出的主張作出有利於宏碁的簡易判決，理由是Intellisoft未能根據聯邦專利法證明比爾曼是“713專利族”的發明人。
下 岡恩訴明頓如果原告僅提出州法律訴訟請求（如本案），且有聯邦問題，則地區法院對該州法律訴訟請求具有初審管轄權：
- 必然提高
- 實際上存在爭議
- 實質性的
- 可以在聯邦法院解決，而不會破壞國會批准的聯邦與州之間的權力平衡。
聯邦巡迴上訴法院認定，宏碁未能證明Intellisoft的商業機密主張必然引發專利法問題。聯邦巡迴上訴法院指出，根據州法律，商業機密的所有權無需證明發明人身分。聯邦巡迴上訴法院也認定，Intellisoft無需證明侵權即可證明其商業機密被盜用。 '713專利族僅被用作支持Intellisoft州法律主張的證據。該分析無需對權利要求進行解釋或證明侵權。聯邦巡迴上訴法院進一步認定，Intellisoft的損害賠償請求是基於對商業機密的使用，與'713專利族無關。僅依賴專利作為支持其州法律主張的證據，並不必然需要解決實質的專利問題。
聯邦巡迴法院認為，由於Intellisoft的商業機密主張並非必然取決於對聯邦專利法實質問題的解決，因此無需審查Gunn測試的其他要素。聯邦巡迴法院最終裁定，地方法院依據第1338(a)條不具有管轄權，且州法律項下的主張不能依據第1441條移送至聯邦法院。
聯邦巡迴法院進一步認定，根據第 1454 條進行的移除是不恰當的，因為宏碁的反訴不成立。