In Personalized Media Communications, LLC v. Apple Inc.[2018-1936](2020 年 3 月 13 日),聯邦巡迴上訴法院推翻了專利審判和上訴委員會對美國專利號 8,191,091(關於增強廣播通信的方法)的權利要求術語的解釋,撤銷了相應和上訴委員會其餘的新穎性。
聯邦巡迴法院指出,審查歷史對於解釋有爭議的權利要求術語至關重要,因為它包含了專利商標局所有程序的完整記錄,包括申請人就權利要求範圍作出的任何明確陳述。因此,即使審查歷史中的陳述並未達到明確否認的程度,它們也確實有助於權利要求的解釋。
爭議的焦點在於「包含加密訊息的加密數位資訊傳輸」的含義,特別是該術語是否僅限於數位訊息,還是也可以包括類比資訊。聯邦巡迴法院首先分析了權利要求書的措辭,指出權利要求書使用形容詞“數字的”來描述“信息傳輸”,從而支持了信息實際上是數字信息的觀點。另一方面,聯邦巡迴法院補充道,權利要求書並未明確指出「完全數字的」。
儘管聯邦巡迴法院同意專利審判和上訴委員會的觀點,即規範中對「編程」的寬泛定義可以涵蓋模擬訊號,但它並不認為該定義必然要求使用模擬訊號。相反,該定義在很大程度上與所採用的具體技術無關。
聯邦巡迴法院查閱了專利說明書,發現其中包含一些相關表述,但指出這些表述並非定義性的;相反,它們僅僅是使用“通常”、“例如”和“有能力”等開放式、寬泛的短語進行舉例說明。考慮到091號專利說明書超過280欄的文本,這兩段文字遠不足以透過反覆一致的使用來定義相關術語。
最後,聯邦巡迴上訴法院審視了專利申請審查歷史。雖然專利審判和上訴委員會認為審查歷史不足以得出結論,但聯邦巡迴上訴法院持不同意見,指出即使審查歷史中的陳述不足以構成明確的否認,它們也能為權利要求的解釋提供參考。聯邦巡迴上訴法院表示,申請人在審查過程中反覆且一致的表述可以定義權利要求術語——尤其是在本案中,權利要求術語沒有通常含義,且說明書也沒有提供明確的解釋。
聯邦巡迴法院認為,專利審查委員會實際上要求審查歷史證據達到免責聲明的程度才能解釋有爭議的權利要求術語的含義,這是錯誤的。聯邦巡迴法院補充說,審查歷史提供了有說服力的證據,可以解釋有爭議的權利要求短語的含義,並解決權利要求和說明書中未解決的歧義。
由於聯邦巡迴法院認定有爭議的權利要求術語僅限於全數位訊號,因此推翻了專利審判和上訴委員會對這些權利要求的不可專利性裁定。



