聯邦巡迴法院裁定律師選擇辯護而非坦誠

In GS Cleantech Corp.訴Adkins Energy LLC [2016-2231, 2017-1838]（2020年3月2日），聯邦巡迴上訴法院維持了地區法院的裁決，認定涉及從乾磨乙醇廠副產品中回收油的美國專利號7,601,858、8,008,516、8,008,517和8,283,484因專利權人行為不當而無法執行。該不當行為指控涉及專利權人是否未揭露可能違反美國法典第35編第102(b)條規定的禁止銷售條款的資訊。

要在專利案件中成功主張不公平行為，被控侵權人必須以清晰且令人信服的證據證明專利權人：(1) 知道參考文獻或先前的商業銷售；(2) 知道它很重要；以及 (3) 故意決定隱瞞它。

經過法官審判，地方法院認定 CleanTech 及其律師在取得涉案專利的過程中存在不正當行為，導致這些專利無法執行。

聯邦巡迴上訴法院認定，地方法院在認定涉案發明已在2003年夏季（即關鍵日期之前）作為要約出售對象並已具備專利申請條件方面，並未濫用其自由裁量權。聯邦巡迴上訴法院也認定，地方法院在認定CleanTech公司及其律師蓄意隱瞞重要資訊以欺騙美國專利商標局方面，也未濫用其自由裁量權。

聯邦巡迴法院指出，除了知情和實質資訊外，構成不當行為還需明確且令人信服地證明CleanTech「蓄意隱瞞」了重要資訊。此外，欺騙的特定意圖必須是從證據中得出的最合理的推論。聯邦巡迴法院認為，有充分證據支持地區法院的認定，即CleanTech採取了積極措施，向其律師隱瞞出售要約，並在得知這將使其無法從專利中獲利後，又向美國專利商標局（USPTO）隱瞞了該要約。

聯邦巡迴上訴法院也支持地區法院的裁決，即Cleantech及其律師隱瞞了關鍵日期前成功測試的證據，並通過暗示該發明在關鍵日期後才得以實施而作出虛假陳述。聯邦巡迴上訴法院特別指出，Cleantech及其律師提交了早於參考文獻的信息，但並未披露更早的信息。聯邦巡迴上訴法院還指出，Cleantech及其律師似乎「威脅」第三方以支持其對事實的看法，這表明Cleantech及其律師意圖欺騙美國專利商標局。

對地區法院和聯邦巡迴法院而言，同樣重要的是，一份詳細的資訊披露聲明已經準備就緒但尚未提交，地區法院據此得出結論，聯邦巡迴法院顯然也同意，律師們… “選擇了辯護而非坦誠。”“

最後，聯邦巡迴法院同意地區法院的觀點，即未能糾正最初提交的虛假聲明是「故意欺騙的有力證據」。

有人認為，聯邦巡迴法院的判決使律師在與客戶打交道時陷入了困境。然而，這更多是由於《聯邦法規彙編》第37篇第1.56條的規定所致，該條規定如下：

專利的本質決定了其涉及公共利益。為了最大程度地維護公共利益，並實現最有效的專利審查，專利局在審查申請時，應了解並評估所有與專利性相關的實質資訊。參與專利申請提交和審查的每位人員都負有坦誠和誠信的義務，這包括向專利局披露其所知的、與本節所定義的專利性相關的全部資訊。    

37 CFR 1.56

在專利申請過程中，辯護可以發揮作用，但或許不是在選擇要揭露的資訊方面，而是在解釋所揭露資訊的意義方面。