In HVLPO2, LLC 訴 Oxygen Frog, LLC在[2019-1649]號案件(2020年2月5日)中,聯邦巡迴上訴法院推翻了地區法院關於美國專利號8,876,941和9,372,488顯而易見的裁定,並將案件發回重審。地方法院認為,地方法院採納了非專業人士關於顯而易見性的證詞,構成濫用裁量權。這兩項專利涉及用於控制氧氣發生系統的方法和裝置。
在審判中,Oxygen Frog公司辯稱,鑑於兩篇現有技術文獻,其權利要求顯而易見。其中一篇文獻的作者Tyler Piebes不具備專家證人資格,但他作為事實證人提供了證詞。 HLVPO2(簡稱HVO)反對Piebes先生關於權利要求顯而易見性的證詞,認為其不屬於適當的專家意見證詞。地區法院駁回了該反對意見,並在播放Piebes先生的證詞之前,向陪審團作出了限制性指示。
聯邦巡迴法院認為,在這種情況下,地方法院的限制性指示不足以彌補皮貝斯先生的證詞造成的實質偏見,因此地方法院駁回新審判動議屬於濫用自由裁量權。
聯邦巡迴法院指出,《聯邦證據規則》第702條規定:
具備專業知識、技能、經驗、訓練或教育背景的專家證人,如果符合以下條件,可以以意見或其他形式作證:
(a)專家的科學、技術或其他專業知識將有助於事實認定者理解證據或確定爭議事實;…
聯邦巡迴法院指出,這恰好描述了專利審判中與顯而易見性無效挑戰相關的證詞。聯邦巡迴法院還指出,侵權和有效性問題在很大程度上是從本領域普通技術人員的角度進行分析的,因此,如果證人不具備相關技術領域的“知識、技能、經驗、培訓或教育方面的專家資格”,則無法幫助事實認定者理解證據或確定爭議事實。
因此,聯邦巡迴法院表示,“除非證人具備相關技術領域的專家資格,否則允許其作為專家就非侵權或無效問題作證屬於濫用自由裁量權。”
聯邦巡迴法院指出,禁止不合格證人作證的規定不僅適用於侵權和有效性的最終結論,也適用於相關的技術問題。不具備相關領域專業知識的證人不得就顯而易見性或任何相關的技術問題(例如所要求保護的發明的性質、現有技術的範圍和內容、所要求保護的發明與現有技術之間的差異,或者本領域普通技術人員將這些參考文獻結合起來以實現所要求保護的發明的動機)作為專家作證。
由於地方法院濫用自由裁量權,採納了關於顯而易見性的普通證人證詞,聯邦巡迴上訴法院推翻了原判,並將案件發回重審。



